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domingo, 20 de mayo de 2012

Protección del nombre comercial no registrado: acción de nulidad y acciones de competencia desleal

Un italiano, titular en Italia del nombre comercial Kemika demanda a una sociedad española para que cambie su denominación social y elimine la palabra Kemika de la misma. Su demanda es desestimada en las dos instancias por aplicación de la Ley de Marcas. Ante el Supremo, alega el art. 8 del Convenio de la Unión de París que ordena que se proteja el nombre comercial en toda la Unión aunque no haya sido registrado.
El Supremo afirma que la argumentación de la instancia no es correcta pero desestima el recurso porque no puede otorgarse mayor protección a un nombre comercial extranjero que a uno español
El artículo 8 del Convenio de 20 de marzo de 1883 manda proteger, en todos los países de la Unión de París, el nombre comercial, sin necesidad de depósito o de registro. Es cierto que habíamos aplicado dicha norma, en las sentencias que señala la recurrente, para reconocer derecho de exclusión al titular del nombre comercial de otro país de dicha Unión, sin necesidad de registro ni de uso en España. Mas la jurisprudencia ha evolucionado para introducir matices a los términos del mandato unionista. Así, en la sentencia 363/2011, de 7 de junio , expusimos que el Convenio de la Unión de París no otorga ni permite otorgar una protección en España al nombre comercial extranjero superior a la que se atribuye al nombre comercial español. En la sentencia 873/2009, de 20 de enero , precisamos - de acuerdo con un sector de la doctrina – que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica el contenido de la protección que los Estados que lo firmaron deben dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que contempla. Y añadimos, en relación con la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - hoy derogada - que el legislador español había optado " por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, entre ellas, el uso en España del nombre comercial ", para concluir que, fuera de esa especifica y limitada previsión, la tutela del signo unionista "debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , claro está, de darse las condiciones precisas para ello ".
Para que el titular de un nombre comercial pueda ejercer el ius prohibendi necesita, desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 2001 y conforme a su art. 2.1, estar registrado en España. La aplicación de la doctrina sobre la protección de las marcas notorias no procede al nombre comercial. Por tanto, el titular extranjero de un nombre comercial solo tiene acción de nulidad cuando se pretende la inscripción de un signo confundible con el suyo o acciones de competencia desleal por confusión cuando el demandado esté utilizando el signo como signo distintivo (en el caso, recuérdese, era una denominación social y la denominación social no cumple en nuestro Derecho una función distintiva sino identificadora.

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