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domingo, 6 de enero de 2013

El uso no marcario de marcas

No hace mucho, comentábamos brevemente la Sentencia “Maristas” del Tribunal Supremo. Nuestra conclusión es que, tal vez, el uso que hizo la promotora de dicha marca – otorgada para actividades educativas – no era un uso marcario o, en otros términos, era inocuo para los intereses del titular de la marca que el Derecho de Marcas protege y para lo que atribuye al titular un ius prohibendi. Aurea Suñol ha publicado un interesante artículo en InDret sobre este tema. El planteamiento es sugerente:

En un contexto socio-económico en el que las marcas poseen …carga expresiva o comunicativa, el derecho de sus titulares a impedir que los terceros puedan utilizarlas sin su consentimiento (incide)… sobre el derecho a comunicar libremente pensamientos e ideas (y)… sobre la libre competencia.
De modo que extender el ius prohibendi del titular de una marca no es una comida gratis, se pueden crear “barreras significativas de entrada a los competidores que desean describir sus productos o servicios, empobrecimiento del discurso humano, colisión directa con la libertad expresión, etc”. Para evitar tales excesos, se creó la doctrina del uso no marcario (art. 34. 2 in fine LM; artículo 5.1 Directiva de Marcas y  artículo 9.1 Reglamento Marca Comunitaria). El titular de una marca no puede impedir a terceros que la utilicen siempre que esta utilización sea “no marcaria”, esto es, el tercero no la utilice para distinguir productos en el mercado ni la utilización suponga un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o pueda perjudicar de cualquier otra forma (denigración, dilución del valor) al titular de la marca. Dicho de otro modo, el tercero, para ser infractor, debía utilizar la marca ajena “a título de marca”. Una distinción añadida entre marcas “usadas” y marcas “renombradas” limita el ius prohibendi de una marca simplemente usada a su uso por terceros para distinguir productos del mismo tipo, esto es, cuando concurra riesgo de confusión (principio de especialidad). Para las marcas renombradas o notorias, sin embargo, el ius prohibendi se extiende a cualquier tipo de producto.
Tras un repaso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y una crítica de sus excesos, la autora sugiere lo siguiente
es preciso y conveniente restablecer la noción estricta de uso a título de la marca y, además, reinterpretar la noción de riesgo de confusión. Ello no obstante, ofreceremos también alguna otra solución que acaso pudiera resultar exitosa de acuerdo con la actual doctrina sentada por el TJUE y, en particular, defenderemos que existen usos irrelevantes o inocuos que quedan fuera del ámbito de protección del derecho marca; y que es preciso interpretar el requisito de uso en el tráfico económico más escrupulosamente.

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