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jueves, 5 de mayo de 2016

La importancia del “however”

En la película Evelyn, (1 h 25’)

Agotamiento del derecho de marca, protección del prestigio de la marca y distribución selectiva

Las compañías demandantes, integradas en el grupo L'Oreal, dedicadas a la producción y venta de productos de perfumería de lujo, distribuidos en España por L'Oreal España mediante un sistema de distribución selectiva, y titulares de diversas marcas nacionales, comunitarias e internacionales, interpusieron una demanda contra Websales Ibérica, S.L. (en lo sucesivo, Websales) porque esta entidad vendía on line productos signados con dichas marcas a través de las páginas web www.outletbelleza.com y www.outletbelleza.es, al margen de la red de distribución selectiva y en condiciones que suponían un menoscabo del prestigio y reputación de tales marcas

La comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si se realiza on line , no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular de la marca oponerse a la comercialización ulterior de los productos y excepcionar, por tanto, el agotamiento de la marca.

La sentencia de instancia

Así lo declara correctamente la sentencia recurrida, cuando afirma: «También es criterio de este Tribunal considerar que no existe una necesaria correlación entre la infracción del derecho a la distribución selectiva y el perjuicio marcario porque es dable vulnerar aquél sin que exista perjuicio para la marca cuando, por ejemplo, quien no está autorizado como distribuidor selectivo cumple con los criterios de distribución.

»Y sin duda es cierto que muchos de los criterios que pueden imponerse con ocasión de la selectividad de la distribución no tienen una incidencia directa e inmediata en el prestigio de la marca en tanto pueden responder a otros criterios como, principalmente, económicos, publicitarios, de marketing o equivalentes». Lo que se discute en este litigio es si concurren «motivos legítimos» que justifiquen la excepción al agotamiento de la marca porque las circunstancias concretas en que se ha producido la comercialización on line , fuera del sistema de distribución selectiva establecido por las demandantes, de los productos signados con sus marcas, podrían perjudicar tales marcas.

Ahora bien, los términos literales en que está redactado el fallo, dan a entender que lo que vulnera la marca es el mero hecho de que no se cumplan todos y cada uno de los criterios de la distribución selectiva de la red establecida por las demandantes. En el apartado b del fallo se declara que la demandada infringe las marcas de las demandantes al comercializar sus productos con las marcas «vulnerando los criterios de distribución selectiva» y condena a la demandada a cesar y abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes «cuya comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada».

La Sentencia del Supremo

Para decidir el recurso de casación planteado por la demandada, ha de analizarse en primer lugar la función que tiene el agotamiento de la marca (arts. 13.1 RMC, 7.1 de la Directiva y 36.1 LM) y los «motivos legítimos» que pueden excepcionarlo (arts. 13.2 RMC, 7.2 de la Directiva y 36.2 LM). La jurisprudencia comunitaria ha resaltado la estrecha relación existente entre la regulación del agotamiento de la marca y la libre competencia protegida por los tratados comunitarios. El apartado 37 de la STJCE de 4 noviembre de 1997, asunto C-337/1995, caso Parfums Christian Dior , afirma: «En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el artículo 7 de la Directiva debe interpretarse a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular del artículo 36 (véase la Sentencia de 11 julio 1996 [TJCE 1996\125], Bristol-Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93 , C-429/93 y C-436/93, Rec. pg. I-3457, apartado 27), y que la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase la Sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 46) ».

De lo expuesto se deduce que el titular de la marca no puede excepcionar el agotamiento de la marca para introducir restricciones injustificadas a la libre competencia, como ocurre cuando pretende imponer que la comercialización ulterior de los productos solo pueda realizarse por quien esté autorizado para ello por el titular de la marca.

Está justificada la excepción al agotamiento de la marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, la perjudican.

Como primera cuestión a tratar, la mención que los preceptos citados hacen a que el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización es meramente indicativa, no exhaustiva. No constituye el único motivo legítimo por el que el titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior de sus productos, tras la primera comercialización de los mismos en el Espacio Económico Europeo por dicho titular o con su consentimiento. Así lo ha declarado el TJUE en sentencias tales como las de 11 de julio de 1996, asunto C-427/93 , caso Bristol-Myers Squibb , apartado 39, 4 de noviembre de 1997, asunto C-337/95 , caso Parfums Christian Dior, apartado 42 , y 23 de abril de 2009 , asunto 59/08 , caso Copad , apartados 19 y 54. Por tanto, que no haya sido alterado el envase en que es presentado el producto, como alega la recurrente, no excluye que puedan concurrir motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de la marca. 7.- La recurrente impugna la afirmación que la Audiencia Provincial hace en el sentido de que la carencia de un punto de venta físico, la falta de servicio de asesoramiento o la falta de venta a prueba mediante testers o probadores en la venta on line constituyen motivos legítimos que justifican la excepción al agotamiento de la marca. Alega que imponer una condición propia de la venta en un establecimiento físico a la venta on line constituye una condición desproporcionada que supone una barrera injustificada a la libre circulación de mercancías.

La Audiencia Provincial citaba, en apoyo de su tesis, el apartado 132 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92, caso Leclerc , en la que se declaraba lo siguiente: «Este Tribunal considera que la presencia en el punto de venta de una persona capaz de asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio un exigencia legítima para la venta de cosméticos de lujo, y forma parte de una buena presentación de dichos productos». Esta Sala no considera correcto este argumento, por cuanto que la sentencia citada se refiere a la venta de productos de marca en establecimientos físicos. Traspasar esas exigencias a la venta en Internet puede constituir un obstáculo que suponga una restricción injustificada de la libre competencia, al excluir en la práctica la posibilidad de venta on line de este tipo de productos.

El TJUE se ha pronunciado sobre el carácter anticompetitivo de las cláusulas que en los contratos de distribución selectiva, con base en criterios cualitativos, de productos cosméticos, imponen la venta en espacio físico con asistencia de personal especializado. En la STJUE de 13 de octubre de 2011, asunto C-439/09, caso Pierre Fabre Dermo-Cosmétique , tras recordar que en anteriores resoluciones no había admitido la excusa de la necesidad de proporcionar un asesoramiento personalizado al cliente y de asegurar su protección ante un uso indebido de los productos, en el marco de la venta de medicamentos que no están sujetos a prescripción médica y de lentes de contacto, para justificar una prohibición de venta por Internet (apartado 44), y tras afirmar que «[e]l objetivo de proteger la imagen de prestigio no puede constituir un objetivo legítimo para restringir la competencia» (apartado 46), el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 47: «[...] una cláusula contractual, en el marco de un sistema de distribución selectiva, que exige que las ventas de productos cosméticos y de higiene corporal se realicen en un espacio físico obligatoriamente en presencia de un licenciado en Farmacia, que tiene como consecuencia la prohibición de la utilización de Internet para dichas ventas, constituye una restricción por objeto en el sentido de dicha disposición si, tras un examen individual y concreto del tenor y del objetivo de dicha cláusula contractual y del contexto jurídico y económico en el que se inscribe, resulta que, habida cuenta de las propiedades de los productos de que se trata, dicha cláusula no se justifica objetivamente».

Esta Sala considera aplicable esta doctrina a las excepciones al agotamiento de la marca, habida cuenta la estrecha relación de esta institución con la protección de la libre competencia en la Unión Europea. La imposición de tales requisitos (exigencia de un punto de venta físico, servicio de asesoramiento o la venta a prueba mediante testers o probadores) puede suponer, de facto , la prohibición de la venta de dichos productos en Internet a comerciantes que carezcan de establecimiento físico abierto al público, lo que supone un rechazo a priori de una concreta forma de comercialización de estos productos y excluye la competencia que pueda suponer la actuación de estos nuevos operadores del comercio exclusivamente on line de un modo incompatible con el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , antiguo art. 81 TCE .

Tales exigencias no están justificadas por las propiedades de los productos (como señalaba la sentencia del Juzgado Mercantil, algunas de ellas no se cumplen en ventas de estos productos tan asentadas como las que se realizan en los aviones) y, como tal, constituyen una restricción injustificada de la libre competencia.

Por tanto, el incumplimiento de tales condiciones no constituye un motivo legítimo que justifique la excepción al agotamiento de las marcas de las demandantes. La consecuencia de lo expuesto, como antes se apuntó, es que procede modificar el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial para eliminar la declaración de que la demandada vulnera los derechos de marca de las demandantes por comercializar los productos marcados «vulnerando los criterios de distribución selectiva» y la condena a cesar y abstenerse en el futuro de comercializar esos productos «cuya comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada», por su excesiva generalidad, al comprender criterios de comercialización (punto físico de venta, asesoramiento personalizado, venta a prueba mediante testers o probadores) cuya ausencia no puede considerarse un motivo legítimo para excepcionar el agotamiento de la marca.

However

Las circunstancias mencionadas (nombre de la página web, presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos, junto con otros de inferior calidad, limitación de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, no admisión de la devolución de productos) no son inherentes a la comercialización on line de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por Internet, y, sin embargo, sí son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo. Lo expuesto lleva a considerar que concurrían motivos legítimos que permitían a las demandantes excepcionar el agotamiento de sus marcas y oponerse a la comercialización de sus productos que la demandada realizaba en su página web.

La consideración de que solo la inobservancia de algunos de los criterios impuestos por las demandantes para la comercialización de sus productos a través de la red de distribución selectiva constituyen motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de las marcas no afecta a los pronunciamientos relativos a la titularidad de las marcas por parte de las demandantes, a la existencia de la infracción o a la condena a indemnizar. Pero sí afecta al pronunciamiento que asocia la declaración de infracción de las marcas con la vulneración de los criterios de distribución selectiva, sin más precisiones, y con el que condena a cesar y abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes «cuya comercialización no corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada», también sin más precisiones.

Esas menciones genéricas al incumplimiento de los criterios de distribución selectiva autorizada deben sustituirse, en este caso, por la enumeración de aquellas circunstancias que determinan la existencia de motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de las marcas: la utilización en el nombre del dominio del término «outletbelleza», el entorno de la página web de la demandada que traslada una débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético, la ausencia de productos, la limitación de estocaje, la falta de novedades y la no admisión de la devolución de productos.

Fallamos

«b) declaramos que la demandada ha infringido el derecho exclusivo de las demandantes al comercializar los productos con las marcas de las actoras en la forma en la que reflejan las páginas web www.outletbelleza.es y www.outletbelleza.com; en consecuencia: »1) condenamos a la demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento. »2) a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes utilizando en el nombre del dominio el término «outletbelleza», en una página web que traslada una débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético, con ausencia de productos, limitación de estocaje, falta de novedades y no admisión de la devolución de productos»

De esta sentencia de 22 de abril de 2016, se ocupará, en el futuro el Almacendederecho.org

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