Bajo la normativa aplicable al caso, la Ley de Marcas de 1988, que estaba en vigor cuando se instó el registro de las marcas cuya nulidad se pide, el registro de mala fe de una marca no constituía una causa propia de nulidad, como ocurre en el art. 51.1.b) de la Ley de Marcas de 2001.
Sin embargo, la mala fe en el registro de la marca se tenía en cuenta por el art. 48.2 LM1988 para que la acción de nulidad por la concurrencia de una prohibición relativa prevista en los arts. 12, 13 o 14 LM1988 dejara de estar afectada por un plazo de prescripción de cinco años, y pasara a ser imprescriptible:
«La acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a no ser que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible».
En nuestro caso, la causa de nulidad invocada es la regulada en la letra d) del art. 13 LM1988: «No podrán registrarse como marcas: d) Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho».
Las marcas controvertidas reproducen obras respecto de las que no existe duda que la Sra. Carolina es titular de derechos de propiedad intelectual. De tal forma que, en principio, hubiera podido oponerse a su registro y, de no haberlo hecho en su día, como es el caso, podría después de la concesión de las marcas instar su nulidad. Pero como se desprende del citado art. 48.2 LM1988, el ejercicio de esta acción de nulidad, en principio, estaba sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, que se computaba desde la publicación de la concesión de cada una de las marcas afectadas, salvo que el registro se hubiera realizado de mala fe, en que la acción es imprescriptible. En el presente caso, la controversia giraba en torno a
si el registro de las marcas controvertidas se hizo por Cromosoma de mala fe o no, pues en caso afirmativo podría prosperar la acción de nulidad ejercitada, al no estar afectada por el reseñado plazo de prescripción, mientras que en otro caso la acción habría prescrito
… La jurisprudencia sobre la mala fe a la que se refiere el art. 48.2 LM, se contiene en la sentencia 82/2011, de 28 de febrero, que se refiere, a su vez, a la anterior sentencia 29/2007, de 25 de enero: «La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa -elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001- consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate -como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2007,
la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento
… Conforme a los hechos acreditados en la instancia, la solicitud de las marcas controvertidas fue instada por Cromosoma a partir de diciembre de 1996, después de que ese mismo año, el 14 de mayo de 1996, hubiera suscrito con la Sra. Carolina un contrato de agencia, para la promoción, negociación y explotación de las obras derivadas de sus creaciones audiovisuales originales u obras derivadas de obras literarias. En dicho contrato, la cláusula 1ª expresamente advertía que esta designación como agente «no significa en ningún caso la cesión de derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial que la autora pueda tener sobre las obras». Se da la circunstancia de que en los contratos de explotación de derechos de propiedad intelectual anteriores firmados entre ambas partes, la Sra. Carolina se reservaba el registro de estos derechos. Así, en el contrato de 3 de junio de 1992, por el que la Sra. Carolina cedía a Cromosoma los derechos para la explotación de sus dibujos en obra audiovisual y en el correspondiente merchandising, la autora expresamente se reservaba el «derecho a registrar a su nombre, en cualquier modalidad de la Propiedad Industrial, y en cualquier país del mundo, las imágenes y los nombres de los personajes "Las Tres Mellizas" y "La Bruja"». Y en el contrato de 29 de abril de 1996, de cesión en exclusiva de los derechos de adaptación cinematográfica de las series de cuentos de "La Bruixa Avorrida", expresamente se contenía un pacto que preveía que la autora era la única habilitada para registrar a su nombre cualquier derecho de propiedad industrial que pudiera recaer sobre su creación.
En este contexto contractual, la cláusula cuarta, apartado g), del contrato de 14 de mayo de 1996 ("CROMOSOMA portará a terme tots els registres de las creacions segons estimi mes convenient per a la producció de les mateixes previa coneixença y consentiment de l'AUTORA"), sólo podía interpretarse en el sentido de que el registro de las marcas, si fuera necesario, sería previa autorización de la autora y a su nombre.
La buena relación que existía entonces entre las partes, la confianza y amistad que unía a la Sra. Carolina con el administrador de Cromosoma, y la ausencia de conflictos o reclamaciones acerca del registro de las marcas hasta que la demandada resolvió la relación contractual por incumplimiento de Cromosoma en el año 2012, lo que ponen en evidencia es la mala fe de quienes representaban a la demandada, que bajo esa confianza quebrantaron de forma dolosa los acuerdos contractuales inscribiendo a su nombre marcas que reproducían derechos de propiedad intelectual de la Sra. Carolina , cuando en los contratos de explotación de sus obras y en el contrato de agencia de 1996 la autora expresamente se había reservado el derecho a tales registros.
Quebrantar este expreso pacto incluido en el contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza existente entre las partes, es suficiente para cumplir el estándar de la exigencia de mala fe descrito en la jurisprudencia citada.. De tal forma que
la Audiencia infringe el art. 48.2 LM1988, en relación con el art. 13.d) LM1988, sobre la base de unas valoraciones jurídicas que provienen de una interpretación del contrato de agencia que contraría las reglas legales sobre interpretación de los contratos, en concreto, la prevista en el art. 1281.1 CC. Nos hallamos ante un supuesto en que la claridad de la cláusula contractual, que reflejaba por sí la voluntad de las partes (que la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial sobre sus obras), no permitía otra interpretación que la que se extraía de su dicción literal, sin quebrantar las reglas legales en materia de interpretación de los contratos, tal y como han sido precisadas por la jurisprudencia
… La sentencia de apelación contraviene la regla contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC, pues los términos empleados en el contrato de agencia de 14 de mayo de 1996, en concreto en su cláusula 1ª que pretende delimitar el alcance de la agencia, son claros al afirmar expresamente que en ningún caso conllevaba una cesión de los derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial que la autora pueda tener sobre las obras. Sin que pueda advertirse contradicción alguna con el apartado g) de la cláusula cuatro, que en su caso, partiendo de la expresa reserva que la autora hacía de los derechos de propiedad industrial que pudieran corresponderle por sus obras, se encomendaba al agente (Cromosoma) los registros de las creaciones, en la medida en que lo estimara conveniente, pero siempre con el conocimiento y consentimiento de la autora, y con el límite de aquella expresa reserva de derechos que se hacía en la cláusula primera.
… Y así interpretamos aquel art. 48.2 LM1988 en el sentido de que existe mala fe, a los efectos de entender imprescriptible la acción de nulidad basada en una inscripción afectada por una prohibición relativa de los arts. 12, 13 y 14 LM1988, cuando la inscripción constituya un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes.
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