Competencia desleal: actos de confusión vs. actos de imitación

Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de diciembre de 2014. El demandante alega que la demandada generó confusión entre los consumidores entre los productos de su marca y los de la marca del demandante. El Juzgado y la Audiencia desestiman la demanda porque no hubo confusión (ya que el demandado incluía su propia marca en el envase de los productos, por lo que había cumplido con su obligación de diferenciar) y porque el uso del mismo color en los envases no era suficiente para generar en los consumidores la confusión acerca del origen empresarial de los productos ni, mucho menos, para que los consumidores pensaran que estaban comprando el producto de uno cuando adquirían, en realidad, el producto del otro.

La sentencia recuerda, en primer lugar, que el ámbito de aplicación de los artículos 6 y 11 LCD son distintos. Una cosa es un acto de confusión (el consumidor “cree” que está comprando un producto cuando, en realidad, está comprando otro o cree que ambos productos proceden del mismo fabricante) y otra un acto de imitación que puede o no generar confusión. Imitar es, simplemente, copiar los rasgos de otro producto.

Debemos señalar en primer lugar que la conducta que se reprocha a los demandados se refiere a la similitud en la forma de presentación de los productos. Esta conducta no puede simultáneamente incardinarse en los artículos 6 y 11 LCD , como ha sido puesto de manifiesto reiteradamente en nuestra jurisprudencia. Como establece la STS de 11 de marzo de 2014 , con cita de otras muchas, "los supuestos de los dos preceptos [...] responden a perspectivas distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos".

Entrando en la confusión, el ponente añade que, para que exista confusión, el producto confundido debe gozar de implantación en el mercado, porque, en otro caso, no puede entenderse que

“generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión ( STS de 11 de marzo de 2014 ). En el caso que nos ocupa ignoramos si existe tal implantación suficiente en el mercado. La demanda nos remite a imágenes de un showroom en el que aparece un expositor que no sabemos si llegó a utilizarse, puesto que el showroom era una muestra para jefes de tienda de LEROY MERLIN a fin de que valorasen las posibilidades del producto. Lo mismo sucede con los productos WELDTEAM. La demanda prescinde de cualquier referencia a su implantación en el mercado y es que, como hemos señalado, difícilmente se puede generar confusión en relación a productos que carecen de implantación suficiente. La ausencia en la demanda de referencia a la concurrencia de dicho presupuesto y la falta de prueba sobre la existencia de suficiente implantación determina su desestimación cuando LEROY MERLIN, en su escrito de contestación a la demanda, ya señaló que no ha encontrado rastro de comercialización en distintos centros de bricolaje ni en la mayor cooperativa de ferreteros de España (ANCOFE). Expresamente destaca el escrito de oposición de LEROY MERLIN que la actora no ha demostrado su presencia en el mercado, a lo que añadimos que lo que debe demostrarse por otra parte no es cualquier comercialización, sino una implantación suficiente, presupuesto del que prescinde el recurso.

A continuación analiza, sin embargo, el problema de si existía “similitud o práctica identidad en la forma de presentación sobre la que se sustenta el ilícito”.

La apreciación de dicha similitud no puede prescindir de la impresión de conjunto para deslindar elementos por separado, como es el color, sin tener en cuenta además la singularidad distintiva de dichos elementos, ignorando otros de especial relevancia, como es el caso de los propios signos denominativos o marcas que designan su procedencia ( STS de 11 de marzo de 2014 ).

En cuanto al hecho de que

LEROY y CEVIK voluntariamente modificasen el color de presentación de sus productos no hace surgir el ilícito donde no lo hay, ni supone reconocimiento del supuesto ilícito, más allá de una actuación de buena fe tendente a evitar que se pudiese alegar cualquier clase de similitud, por irrelevante que fuese. Y debemos añadir que lo que apreciamos en el auto por el que se resolvió el recurso interpuesto frente a la desestimación de las medidas cautelares solicitadas (Auto de 18 de septiembre de 2009, rec. 119/2009) es que la modificación fue efectuada muy poco antes de interponer la demanda, por lo que la demandante pudo pensar que los productos seguían manteniendo su presentación inicial, lo que se valoró a efectos de la imposición de costas en relación a dichas medidas cautelares, sin que el tribunal entrase entonces a conocer sobre si concurría o no el ilícito, al margen de que cualquier apreciación no hubiera prejuzgado el fondo.