Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de mayo de 2018 ES:APB:2018:3333
el hecho de que el Sr. Santiago mantuviera una colaboración, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, con la sociedad civil VAHO DESIGN y posteriormente con la sociedad VAHO WORKS, S.L. no permite concluir que este tuviera derecho al registro de la marca. Lo realmente relevante es que desde un primer momento la marca fue usada por estas sociedades, y en ningún momento se aprecia ni el uso ni la más mínima actividad creativa de Santiago sobre la misma. Sí resulta indicativo, en cambio, que tanto Saturnino como Inocencio suscribieran con PEPPERLINE, S.L. un contrato para fabricar y distribuir 7.000 bolsos y crearon en el mes de diciembre del año 2003 de la página web www.vaho.ws.
… el Sr. Santiago no asumía, inicialmente, en esta sociedad que es continuación de la sociedad civil VAHO, y que viene explotando la marca, una posición societaria de mayor relevancia, ya sea como socio o como administrador de la sociedad, siéndole atribuido este rol secundario de apoderado general en la actividad del negocio, que resulta contradictorio con la titularidad de un activo tan importante como era la marca VAHO que pretende hacer valer en este procedimiento.
…La sentencia de instancia cuestiona la mala fe que se imputa al solicitante de la marca Sr. Santiago , que efectuó el registro a título personal y se dice que con conocimiento o consentimiento de la entidad VAHO WORKS, S.L.
En la contestación a la demanda se dice que tal registro se hizo por Santiago ante la imposibilidad de que Inocencio pudiera registrar la marca por no tener nacionalidad española, lo que obviamente, de ser cierto este inverosímil argumento, abonaría la tesis de la mala fe en el demandado, cuando debiendo actuar por cuenta de otros, es decir, del citado Inocencio y Saturnino , se apropió, por vía registral, de la marca.
Este conocimiento del uso extra-registral de la marca excluye un ejercicio legítimo de su inscripción, teniendo en cuenta a todo ello que el registro se produjo el día 13 de marzo de 2004, incluso con anterioridad a la constitución de VAHO WORKS, S.L. que tuvo lugar el día 4 de junio de 2004, hito temporal en el que pretende justificar su actuación el Sr. Santiago , que de esta forma dice que pasó a ser socio de esta mercantil.
Cabe concluir que el registro efectuado por el Sr. Santiago tuvo lugar cuando existía una explotación efectiva y pública de la marca, por parte de la sociedad civil VAHO, cuando todavía no se había constituido la sociedad limitada de la que posteriormente sería apoderado, por lo que incluso resulta incoherente alegar que el registro marcario podía responder a su participación societaria, participación que por otra parte no ha sido verificada en ningún momento, y en cualquier caso, tras el registro procedió a utilizar de forma inmediata dicha marca, pese a su vinculación con la sociedad limitada VAHO, de lo que cabe deducir su mala fe y comportamiento obstruccionista al tomar la iniciativa
Sobre los actos de confusión, engaño y aprovechamiento de la reputación ajena
… se infringen los preceptos de la Ley de Competencia Desleal referidos a los
actos de confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, partiendo de la premisa del registro de las tres marcas españolas (VAHO, TRASHION Y VAHO DESIGN), ocultado por el Sr. Santiago y con una posterior explotación por su parte de tiendas VAHO como establecimientos autorizados por VAHO WORKS, S.L. También lo hace refiriéndose a la compañía RECYSHOP, S.L. de la que Santiago es apoderado, y que explota 3 tiendas en Barcelona y aparentemente otra en Palma de Mallorca, con empleo de las mismas modalidades de exposición y disposición de los productos, solicitando su cesación para evitar el riesgo de confusión de los signos distintivos de VAHO WORKS, S.L. También se refiere a la venta de productos por internet desde marzo de 2015 desde la web www.vaho.es, nombre de dominio del que es responsable PRIVACIDAD WHOIS, S.L. y donde aparece de forma destacada el logotipo del "galloperro", con evidente finalidad confusoria, teniendo en cuenta que el sitio www.vaho.ws sigue plenamente activo, por lo que solicita el cese de los signos distintivos creados por VAHO WORKS, S.L. y de la mencionada página web para la venta en España de bolsas y complementos y artículos de vestir de la marca VAHO ya que la demandante desde 2003 viene utilizando este dominio. También se denuncia que por el demandado se enviaron circulares (el 27 de octubre de 2014) a clientes de VAHO WORKS, S.L. donde se decía que los tratos comerciales debían mantenerse con GREENBAG PRODUCTS, S.L. como sucesora de la primera, en un claro intento de suplantación en la comercialización de productos, con la consiguiente confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.
Tras exponer la doctrina sobre las relaciones entre la protección marcaria y la protección que brinda la legislación de competencia desleal (no puede ampliarse la protección de derechos subjetivos que brinda el Derecho de Marcas con la aplicación de la legislación de competencia desleal), la Audiencia dice que esos comportamientos del demandado
obtienen la debida respuesta y protección en la propia legislación marcaria que ha sido aplicada en los fundamentos anteriores dado el uso ilícito de la marca VAHO como elemento común y determinante del engaño, confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que huelga efectuar más consideraciones al respecto.
Y concluye examinando la cuestión desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual sobre el dibujo que sirve de base a la marca
atribuido siquiera de forma hipotética el derecho del Sr. Inocencio sobre un boceto previo del logotipo en cuestión, y los derechos que pueda ostentar sobre el mismo, se trata de un objeto de protección distinta de la obra terminada por la Sra. Violeta a petición de la mercantil VAHO WORKS, S.L. que en su día encargó a la mencionada diseñadora el logo cuyo uso es ahora objeto de litigio.. En este caso, el logo referido venía siendo utilizado desde 2006 por VAHO WORKS, S.L. como titular de los derechos patrimoniales sobre el mismo tras haber encargado su diseño y pago para su explotación, y sin perjuicio de los derechos que pudiera ostentar el Sr. Inocencio sobre los bocetos que hubiera elaborado y que no constan. Así, teniendo en cuenta que el art. 3.2ª TRLPI dice que: Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:...2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra " y que las acciones para la protección de este derecho se encuentran en los arts. 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , que permiten al titular del derecho instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140 ", en virtud del encargo por el cual fue creado citado logo, se impide el registro como marcas de " los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 ". Existe por tanto, infracción de los derechos de propiedad intelectual propiciada por la solicitud que se hace del denominado "galliperro" como marca comunitaria gráfica nº 13.424.528, que reproduce esta figura , y que aparece también en la web www.vaho.es y como rótulo de establecimiento y en packagings de las tiendas que regenta RECYSHOP, S.L., aparentando de esta forma ser tiendas oficiales de VAHO WORKS, S.L. por lo que debe estimarse la acción ejercitada y declarar la infracción del derecho de la actora por parte del Sr. Santiago , que en ningún caso acredita derecho alguno sobre el mismo.
Reclamación por daños y perjuicios
Los demandantes ejercitan una acción por daños y perjuicios y complementariamente de enriquecimiento injusto, al entender que tanto el uso ilícito del nombre de dominio como la infracción marcaria ligada a la circular o comunicación remitida a los clientes de VAHO, son hechos que comportan un perjuicio evidente a los actores. En esta tesitura entienden que la indemnización que corresponde ha de fijarse en la cantidad de 300 euros /día desde la fecha en que se emitió la comunicación a clientes, optando por el criterio indemnizatorio de la denominada regalía hipotética y hasta que tenga lugar el cese en el uso de los signos distintivos de VAHO WORKS, S.L. (incluido el dibujo del galliperro). Ninguna alegación formuló la demandada en su contestación sobre esta acción.
Resulta evidente que la infracción marcaria, en los términos que se ha venido realizando, supone un perjuicio directo de los demandantes, por la consiguiente pérdida de negocio que va asociada a las infracciones ya expuestas, que deben comportar el correspondiente resarcimiento, y que en este caso se estima en la cuantía que interesa la parte actora al fijar las bases ya descritas en el párrafo anterior.
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