Caducidad de la marca por falta de uso

Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de marzo de 2015

El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva que se le concede con su registro, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró ( artículo 39.1 de la Ley 17/2001 ). El incumplimiento de la obligación de usar la marca en el plazo legalmente fijado (cinco años ininterrumpidos - artículo 39 de la Ley 17/2001 y artículo 4.1 de la Ley 32/1988 ) supone que, a falta de rehabilitación de la misma, puede ser declarada su caducidad por los tribunales ( artículo 55.1 de la Ley 17/2001 ) a instancia de tercero interesado en ello o alternativamente que pueda ser hecho valer como estrategia de defensa por parte del demandado para eludir una acción de nulidad relativa ( artículo 52.3 de la LM ) o incluso la de infracción ( artículo 41.2 de la LM ) .

Para apreciar la caducidad basta con el mero hecho objetivo del transcurso del plazo legal en las circunstancias descritas en el tipo normativo, sin justificación suficiente para tal situación (pues la apreciación de causas justificativas para la falta de uso de un signo permitiría eludir la caducidad - artículo 39, nº 4, de la Ley de Marcas ). 

El concepto de "uso real y efectivo" de la marca registrada ha sido analizado con detalle en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005 , como también lo ha sido el de "uso efectivo", que es el que se contempla en la normativa comunitaria, que ha sido tratado en el ámbito de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003 y 13 de septiembre de 2007 , en las que se considera que una marca es objeto de un uso efectivo, cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca; 

…  La atribución de un derecho de exclusiva solamente se justifica porque, al distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de un empresario, la marca contribuye, en provecho de consumidores y competidores, al fortalecimiento del orden económico y concurrencial; de lo contrario no se justifica el que se disfrute de un régimen de monopolio en relación con la utilización de distintivos que, de no ser por la configuración legal de tal derecho, se encontrarían de modo natural en el dominio público y deberían estar, por lo tanto, a disposición de cualquiera que desease emplearlos. 

… El artículo 58 de la vigente ley 17/2001, cuando la caducidad se plantea por vía de acción, y los artículos 41.2 y 52.3 del mismo cuerpo legal , cuando lo es, como en este caso, por vía de excepción, hacen recaer sobre el titular marcario la carga procesal de la prueba del uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios para los que está registrada o de la existencia de causas que pudieran justificar, de modo suficiente, que sufría un impedimento para ello. 

De manera que la constatación de una situación de falta de prueba, en relación con los signos distintivos concernidos por la acción ejercitada, haría ineludible la consideración de que se había producido la caducidad de éstos. 

… Pues bien, el examen de la prueba documental aportada por la parte demandante con esta finalidad, tanto la adjunta a su demanda como la adicionada en la audiencia previa, revela que la misma, en la apreciación de este tribunal, resulta claramente insuficiente para demostrar que se haya dado cumplimiento por aquélla a la carga de uso, de modo real y efectivo, durante el período de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda (lo que ocurrió el 19 de julio de 2010), de las marcas mixtas (compuestas de texto y gráfico) registradas con los números 2.106.217 y 2.106.218. 

El caudal de documentación aportado por la actora es manifiestamente insuficiente para que pueda darse por cumplida, de modo satisfactorio, la carga procesal que le incumbía. … no es ni tan siquiera idónea para demostrar el uso de los signos registrados para distinguir los servicios prestados por la actora, ya que ésta se ha empeñado en aportar, como lo hizo en la audiencia previa, múltiples fotocopias de prensa en las que simplemente aparecen noticias o referencias al nombre con el que se refieren los otros medios de comunicación al canal de televisión que regenta la demandante, al que se cita por parte de aquéllos, en el ejercicio de su labor informativa dirigida a la sociedad en general, como BTV, lo cual no es bastante para demostrar que se estuviese produciendo el uso real y efectivo en el tráfico mercantil precisamente de los distintivos o marcas mixtas (que incluyen no sólo letras sino también componentes gráficos) que habían sido objeto de registro y que son los que se están esgrimiendo por la demandante como un derecho de exclusiva en esta sede procesal. 

…  la mera mención en la prensa de la denominación BTV, desprovista de cualquier cualidad gráfica, algo que es inherente a la marca registrada, y efectuada además en la mayor parte de los casos por terceros, que no por la titular o la licenciataria de la misma, y además no con fines comerciales, (no puede)… resultar suficiente para atribuir la condición de signo usado de modo efectivo en el tráfico económico al distintivo registrado o a su admisible evolución. 

No podemos considerar como un uso a título de marca el que aquélla aparezca inserta en el blog personal de un tercero, como lo es el periodista Sr. Huerga, a propósito de sus comentarios sobre dicho canal televisivo (documentos nº 36, 39, 41, 43, 78, 79 y 83 presentados en la audiencia previa), porque ello no entraña una utilización de la misma con arreglo a la finalidad que debería ser la propia de aquélla (crear mercado para unos servicios distinguidos mediante tal signo). 

Por otro lado, los concretos casos en los que la demandante ha aportado documentación relativa al empleo del signo en la versión evolucionada a la que antes nos hemos referido (pues el del registrado, al margen del caso anterior, quedaría fuera del marco temporal de referencia) son más bien de carácter casi anecdótico (como ocurre con los documentos nº 1 a 4 aportados en la audiencia previa), puesto que de ellos no podemos deducir que se produzca un uso con cierta intensidad del signo a modo de marca. 

Lo cual nos lleva a deducir, aunque nos basta con el hecho mismo de la insuficiencia de la prueba, que en realidad la actora no estaría usando el signo gráfico registrado ni el evolucionado a partir de él, sino que simplemente emplea las siglas BTV o el gráfico que figura en su web o en las impresiones que aparecen de las emisiones de sus programas, en las que figura como logotipo (o "mosca" visible en la pantalla) un distintivo totalmente diferente, consistente exclusivamente en una letra mayúscula "B" encuadrada de una forma peculiar. De ser las cosas de otro modo, a la entidad actora le hubiera debido resultar sumamente sencillo demostrar que el signo registrado pudiera aparecer en su programación o que hubiera tenido alguna trascendente utilización comercial (inicio o fin de los programas televisivos, logo o "mosca" impresa durante la emisión de los mismos, facturación de sus servicios, campañas publicitarias, etc). 

Todo eso no puede suplirse, como fundamentalmente ha pretendido la actora, con meras referencias en noticias de prensa a la existencia o a la actividad desplegada por la cadena televisiva o con empleos meramente simbólicos, en algún caso que resulta poco significativo, del signo evolucionado. La prueba aportada no es, por lo tanto, suficiente para que judicialmente pueda declarase probado que ha habido un uso real y efectivo de las marcas registradas. Lo cual no significa negar relevancia a la mencionada cadena televisiva ni al desempeño de su actividad, sino simplemente entraña el constatar que a la luz de lo acreditado en este litigio no se ha efectuado un uso real y efectivo de los concretos registros marcarios con los que aquí se ha pretendido encontrar apoyo para demandar a un tercero. 

…  El uso de la marca en forma distinta de aquella bajo la cual ha sido registrada sólo supondrá el cumplimiento de la carga de uso cuando entre la marca registrada y el signo usado mediase una identidad sustancial, sin perder de vista que el carácter distintivo de la marca registrada viene dado no sólo por su parte denominativa sino también por los elementos gráficos que no puedan considerarse irrelevantes. 

…en el caso que nos ocupa no estamos ante un supuesto de uso de una versión modernizada de la primitiva marca, sino simplemente ante la utilización de un signo totalmente distinto, como lo es el de exclusivamente la letra "B" enmarcada en un grafismo completamente diferente, sin que exista identidad sustancial entre el signo usado y el registrado, pues difieren en elementos que alteran su carácter distintivo, o, en el mejor de los escenarios para la actora, ante el mero empleo por su parte de la denominación BTV, con olvido de los elementos gráficos de la marca registrada que conllevan un fuerte impacto visual y que son fundamentales para la concreción de la impresión comercial inherente a ella. 

La doctrina de la Sala 1ª del TS (sentencias de 25 de noviembre de 2010 y 19 de septiembre de 2013 ) exige la utilización del cauce impugnación de sentencia, al amparo de lo previsto en el artículo 461 de la LEC , cuando la parte demandada ha visto rechazada su excepción en la primera instancia, pese a que luego la demanda no prosperase por otros motivos, si desea que aquélla vuelva a ser analizada en la segunda. En este caso, por lo tanto, merced a todas la consideraciones que hemos efectuado de modo precedente, la excepción 6 de caducidad de las marcas que opuso la parte demandada debería haber sido apreciada, por lo cual debe ser acogido el recurso planteado por vía impugnatoria por parte de la entidad demandada.