Como hemos dicho en nuestra reciente Sentencia de 18 de mayo de 2017 (ROJ: SAP B 4049/2017), el titular de una marca registrada tiene la obligación de usar la marca de forma real y efectiva. El art. 39 LM dispone que "si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso ", trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE .
La obligación de uso de la marca se justifica porque las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios en el mercado solo cuando se utilizan efectivamente. Además, con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad (Considerando 9 de la Directiva 2008/95/CE). Es pues esencial que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los que están registradas y, en caso de no ser utilizadas, puedan ser objeto de una declaración de caducidad.
En relación con ello, el art. 55.1 c) LM determina la caducidad de la marca cuando no hubiera sido usada con arreglo al art. 39 de la propia LM y el art. 58 LM atribuye al titular de la marca registrada la carga de demostrar que ha sido objeto de un uso efectivo.
La obligación de uso a la que nos hemos referido alcanza a todos y cada uno de los productos y servicios para los que el signo se encuentra registrado, de forma que cabe apreciar la caducidad parcial cuando el signo haya sido usado en relación con algunos de los productos pero no respecto de otros. Así resulta de lo dispuesto en el art. 60 LM , conforme al cual, si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados .
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de diciembre de 2017 ECLI: ES:APB:2017:12390
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