¿Se ha vulgarizado aftersun?

V., ampliamente, la entrada de Áurea Suñol en el Almacén de Derecho

Los casos más memorables de vulgarización de una marca, en mi infancia, eran los de la casera, para gaseosa, rodex, para fregona, e incluso romy para armario de baño con espejo frontal. Nadie diría, hoy, que cualquiera de esas marcas se ha vulgarizado. O sea, que las marcas se vulgarizan y se “desvulgarizan”. Piensen en el caso de Aspirina. Es probable que se hubiera vulgarizado pero, tras muchas inversiones recalcando que se trata de una marca de Bayer, es probable que hoy no esté ya vulgarizada.

¿Qué ha pasado con aftersun?

L´Oreal, que vende cremas para aliviar las quemaduras del sol bajo la marca Garnier quiere poder utilizar el término “aftersun” y considera que la marca correspondiente, que es titularidad de Genesse, ha caducado por vulgarización, esto es, porque carece de capacidad distintiva: la gente identifica el término con el género del producto, esto es, la crema para después del sol.

El artículo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas

"se declarara la caducidad de la marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada"

El juzgado de lo mercantil de Barcelona concurrió con esta opinión.

La sentencia estima íntegramente la demanda y declara la caducidad del signo por vulgarización. De un lado, tras valorar la prueba practicada, llega a la conclusión que el signo " aftersun" se ha convertido en la designación usual de un producto de tratamiento corporal para después del sol. De otro lado, también concurre el elemento subjetivo, por cuanto la titular de la marca ha tenido una conducta pasiva en la defensa de la marca que ha propiciado la vulgarización. Además, también ha llevado a cabo una conducta activa, al utilizar el signo en términos descriptivos junto a la marca ECRAM. La íntegra estimación de la demanda determina la desestimación de la demanda reconvencional.

La Audiencia confirma la sentencia. Empieza citando la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 (ECLI ES:TS:2008:7352)

alude a los dos presupuestos de la vulgarización de la marca. Así, señala la Sentencia que "para que pueda apreciarse la vulgarización se exige, pues, en primer término, un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada" . En segundo lugar, a diferencia de los sistemas objetivos, en los que es suficiente que, con independencia de la actividad del titular de la marca, esta haya devenido un medio de designación usual del producto o servicio designado, la Ley de Marcas (tanto la de 1988, a la que se refiere la Sentencia, como la de 2001) exige que esta mutación haya tenido lugar "por la actividad o inactividad" del titular de la marca. La Sentencia analiza el presupuesto subjetivo de la siguiente manera: " De ello se desprende, como afirma la sentencia recurrida, que es menester que haya existido una actividad de acción o de omisión por parte del titular de la marca que haya determinado su vulgarización, o, al menos, haya contribuido a ella de manera relevante.

A continuación, la Audiencia resume las pruebas aportadas de que, en el comercio, la marca se ha vulgarizado y extendido su uso para referirse a cualquier crema calmante de las quemaduras solares. Son indicios de vulgarización su utilización por otros competidores, su utilización en la prensa y medios de comunicación… y a la pobre Genesse – la titular de la marca aftersun – le reprochan que, como se ve en la imagen que acompaña a esta entrada, utilice, junto al término “Aftersun” el término “Ecran”.

Compartimos con la sentencia apelada cuando concluye que LABORATORIOS GENESSE ha contribuido activamente a la vulgarización del signo AFTERSUN, al haber utilizado dicho signo junto con la marca ECRAM.

Y no deja de tener gracia que el tribunal considere relevante un estudio encargado por L’Oreal a un “mistery shopper”

Por último también estimamos relevante como medio de prueba el informe realizado por el detective privado Juan Manuel por encargo de L’OREAL. El detective se personó en diferentes establecimientos especializados en perfumería así como en grandes superficies (Bodybell, Juteco, Douglas, Carrefour y El Corte Inglés), solicitando el producto "after sun". En todos los casos los dependientes ofrecían una amplia gama de productos de distintas marcas, esto es, los dependientes no identificaban el signo con la marca de LABORATORIOS GENESSE sino con un tipo de producto con distintas marcas y comercializados por distintos fabricantes.

Por lo que

En consecuencia, estimamos que la marca AFTERSUN se ha convertido en la designación usual de los productos de aplicación para después del sol y que esa situación objetiva de hecho se ha producido por la actividad e inactividad de la demandada. Concurren, por tanto, los requisitos del artículo 55.1.d), de la Ley de Marcas para la caducidad, por lo que debe confirmarse la declaración de caducidad de la marca que realiza la sentencia apelada.

Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018 ECLI: ES:APB:2018:6128