“APOSTIUM” viola los derechos marcarios de “SPORTIUM”.

Foto: versión "jaimesca" de un episodio del señor de los anillos @thefromthetree

Del Auto de medidas cautelares se dio cuenta en esta entrada. Y esta es la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona de 6 de octubre de 2020.

Sportium es una marca renombrada

“en el sentido del artículo 8.1 LM, por cuanto son generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los servicios a los que están asociadas para identificar el origen empresarial de los mismos, en esencia, juegos de azar y apuestas deportivas, presenciales y telemáticas…”

A estos efectos, el juez considera relevante la importante inversión en publicidad por parte del titular de las marcas que implican que el público ha tenido que conocerlas necesariamente; el volumen de negocio en el sector de la empresa titular de las marcas – más de 500 millones de euros en 4 años – que indica que tiene una amplísima clientela; sus actividades de patrocinio deportivo; que dispone de 2.650 puntos físicos de venta que abarcan la totalidad del territorio español…

Sobre estos datos, estimamos que el estudio realizado por la demandante, obrante al documento núm. 33 de la demanda, es suficientemente elocuente sobre el conocimiento conocido (89, 3%) y espontáneo (66 menciones espontáneas) de la marca. Sobre dicho estudio no compartimos los reproches de la parte demandada, pues aquél no tenía por finalidad determinar el grado de conocimiento por las personas encuestadas de la marca “APOSTIUM” sino el grado de conocimiento de la marca “SPORTIUM”. El autor de dicho estudio, que fue admitido en la audiencia previa como dictamen pericial… consultor de marketing, explicó cómo se llevaron a efecto tanto las encuestas “on-line” cuanto los grupos de discusión guiada (“focus groups”) en Madrid y Barcelona, y explicó, a nuestro juicio con suficiente autoridad probatoria y de forma verosímil, que el número de entrevistas “on-line” (un total de 305, realizadas en el primer trimestre de 2019) era suficiente para el objetivo del estudio porque el enfoque del mismo era cualitativo. No podemos compartir, en definitiva, los reproches de orden cuantitativo y cualitativo que realiza el dictamen pericial de la demandada, realizado por… como son, entre otros, los relativos al reducido número de participantes en los grupos de discusión guiada (8 en Madrid y 8 en Barcelona) o la baja fiabilidad estadística de los cuestionarios “on-line”, cuya profusión y contenido fueron explicados por el perito... No creemos que, a estos efectos, sea necesario un estudio más complejo o más extenso que el que la demandante llevó a efecto, pues no hace sino complementar otros datos objetivos reveladores del alto grado de conocimiento real de la marca entre los usuarios de apuestas deportivas, físicas y telemáticas, en todo el mercado español.

¿Hay riesgo de confusión entre Apostium y Sportium?

En el caso sometido a nuestra consideración concurre la significativa circunstancia de que hemos declarado que la marca “SPORTIUM” en sus diferentes modalidades –la denominativa y las mixtas- es renombrada, por lo que la apreciación de la infracción del derecho marcario no requiere la existencia de riesgo de confusión, que no obstante sí concurre y que será tomado en consideración para analizar y estimar la acción de nulidad relativa.

Enfrentadas las marcas en liza nos encontramos ante un escenario en el que el existe plena identidad aplicativa, pues los servicios identificados mediante las marcas de las litigantes son plenamente coincidentes, cuales son los juegos de azar y las apuestas deportivas… Y si la identidad aplicativa es plena tampoco albergamos duda sobre la similitud entre las marcas “SPORTIUM” y “APOSTIUM”, especialmente en el campo fonético, pues hallándose destinada la marca renombrada y prioritaria “SPORTIUM” a identificar un servicio de apuestas deportivas, la utilización del término “APOST-“, evocativo de apostar, añadido al término coincidente con aquélla “-IUM”, no hace sino revelar el propósito de la parte demandada de aprovecharse injustamente del renombre de la marca prioritaria.

En este orden de cosas no parece verosímil el argumento de la parte demandada con arreglo al cual la elección de la palabra “APOSTIUM” obedecía a una decisión estratégica empresarial de aglutinar bajo una sola “marca paraguas” de ámbito estatal todas las marcas de ámbito regional –las de Andalucía y Murcia, entre otras-, pues a tal fin la parte demandada bien pudo haber elegido cualquier otra palabra o combinación de palabras, reales o de fantasía. Por el contrario, de entre las infinitas posibilidades de que dispuso para este fin empresarial, que es completamente legítimo, optó por un término, “APOSTIUM”, intensamente similar desde el punto de vista fonético y gráfico con respecto a una marca anterior de un competidor directo en el mismo sector económico, máxime cuando la parte demandante ya tenía una notable presencia en el mismo desde al menos el año 2008, es decir, diez años antes del registro de la marca “APOSTIUM”.

La similitud evocativa y fonética es evidente y por tal motivo creemos que la similitud de los colores corporativos empleados por las litigantes, aun existiendo, es un factor importante pero menos relevante.

En conclusión, el registro y uso de la marca posterior “APOSTIUM” por la parte demandada ha supuesto una violación de los derechos marcarios de la parte demandante sobre las marcas “SPORTIUM”…

Procede igualmente la estimación de la acción de nulidad relativa… dada la plena identidad aplicativa entre las marcas enfrentadas, la similitud fonética y figurativa –letras blancas sobre fondo rojo- y existencia de riesgo de confusión, siempre sin olvidar el carácter renombrado de la marca “SPORTIUM”. Además la demanda fue registrada antes de que transcurriera el plazo de cinco años previsto en el artículo 52.2 LM

Daños

Dentro de la cuantía indemnizatoria la parte demandante ha incluido los gastos de investigación en que ha incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de sus derechos marcarios, que ha cuantificado en 37.972, 90 euros. La realidad y procedencia de los actos de investigación que han generado este coste se encuentran suficientemente justificadas mediante las facturas aportadas por la parte demandante, obrantes al documento 36 de la demanda, cuya autenticidad no ha sido impugnada por la parte demandada en ningún momento durante devenir rituario de la causa (arts. 319.1 y 326.1 LEC), y que a nuestro juicio resultan razonablemente proporcionados por su concepto y cuantía, y están causalmente conectados con el objetivo de obtener prueba sobre la concurrencia de los presupuestos de prosperabilidad de las acciones ejercitadas por la demandante y por tanto era útiles y pertinentes por su relación con el objeto de este juicio (SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 243/2019, de 13 de febrero)

Improcedencia de las acciones de competencia desleal

La LCD no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala que es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal, según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva. 4.2 Por ello, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado.