Es el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 18 de noviembre de 2019
El titular de la marca Sportium pide medidas cautelares (cesación en el uso de la marca Apostium). El Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona las deniega. Tras exponer la doctrina general sobre la concurrencia del fumus boni iuris y el periculum in mora, el magistrado fundamenta su desestimación en que el demandante había dejado transcurrir un período de tiempo considerable antes de solicitarlas. Es decir, el demandado había venido usando la marca que el demandante dice que era confundible durante varios años.
Nuestro razonamiento debe comenzar con el análisis del presupuesto consistente en el peligro por la mora procesal, por cuya ausencia será innecesario examinar el presupuesto relativo a la apariencia de buen Derecho de la pretensión de fondo, lo que, en buena técnica jurídica, permite garantizar que no se prejuzgue de modo alguno el fondo del asunto. Y este razonamiento resulta predicable por igual respecto de la tutela judicial cautelar marcaria cuanto de la tutela judicial cautelar de competencia desleal, por mor del principio de complementariedad relativa...
La presente resolución debe ser puesta en relación con los dos autos que inmediatamente le preceden, cuales son el auto núm. 158/2019, de 18 de julio, que denegó a la parte demandante la adopción de medidas cautelares previas a la demanda principal (procedimiento núm. 1215/2019-F de este Juzgado); y el auto dictado en este mismo procedimiento el pasado tres de octubre, que denegó a la parte demandante la adopción sin previa contradicción procesal de las medidas cautelares objeto de esta resolución. Tanto en las dos primeras como en la presente resolución no nos ha pasado desapercibido un denominador común, cual es el hecho no controvertido de que la parte demandante ha tolerado durante un largo lapso de tiempo… la situación fáctica que ahora pretende hacer cesar de forma cautelar.
… la parte demandada comenzó la explotación del objeto social relativo a los juegos de azar y de apuestas deportivas (en diferentes modalidades) en el año 2013 y desde esta fecha ha venido coexistiendo pública y pacíficamente en el mercado español con la parte demandante, que comenzó su actividad económica en este mismo sector en el año 2007 (página 3 de la demanda principal). Desde el primer momento de su andadura empresarial en el sector de las apuestas, la parte demandada ha utilizado siempre de forma pública el color rojo como elemento preponderante en su imagen corporativa...
… Si como afirma la parte demandante ésta ocupa una posición destacada en el sector de los juegos de azar y de las apuestas deportivas en España, tanto de carácter presencial como telemático… y el inicio de su actividad en este sector se remonta al año 2007, no podía objetivamente desconocer la existencia de un competidor directo como es la parte demandada, es decir, que con arreglo a parámetros básicos de lógica empresarial elemental no podía ignorar cuál era la imagen corporativa y los signos distintivos de un competidor directo.
Y desde el año 2013 la parte demandante ha tolerado el uso del color rojo en la imagen corporativa y en los elementos de negocio de la parte demandada. La interpretación contraria no nos parece verosímil por ilógica. Por consiguiente, indiciariamente, no parece creíble que la parte demandante haya “detectado” por primera vez la presunta infracción que ahora pretende judicialmente combatir en el mes de mayo de 2019, como se afirma, entre otros pasajes, en la página 18 del escrito de demanda.
En este orden de cosas, la parte demandada solicitó y obtuvo sin ningún tipo de oposición el registro de la marca española mixta M-3.702.998… y esta marca se halla plenamente vigente en la actualidad. La vigencia, validez y licitud de esta marca es un hecho incontrovertido y sin perjuicio de que una marca válidamente registrada pueda llegar a ser declarada nula por mor de una resolución judicial firme, no es menos cierto que su vigencia revela la superación de un procedimiento administrativo en el que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha realizado un control concreto de legalidad en el plano administrativo...
En este punto resulta muy relevante la actitud adoptada por la parte demandante, que debió explicar y probar cumplidamente en el presente procedimiento de medidas cautelares el motivo por el cual no se opuso a la solicitud y registro de dicha marca. Así se lo exige el párrafo segundo del artículo 728.1 LEC antes transcrito. No resulta verosímil que la parte demandante “detectara” por primera vez esta marca en el mes de mayo de 2019 porque en el año 2018 debió conocer y no pudo desconocer –bien directamente o por medio de su agente de propiedad industrial- que se había solicitado, primero, y obtenido, después, el registro, de la marca española mixta M-3.702.998(3)...
Ahondando en lo antes expuesto, la marca M-3.702.998(3) fue solicitada el 7 de febrero de 2018, la solicitud fue publicada el posterior 28 de febrero, fue concedida mediante resolución de 15 de junio de 2018 y finalmente esta resolución fue publicada el 21 de junio de 2018, entre otros medios, en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial. Además la parte demandante está asistida por un agente de propiedad industrial, como se colige del documento núm. 29 de la demanda principal. … la parte demandante pudo oponerse al registro de la marca discutida y no lo hizo por razones que desconocemos;
La parte demandante … esperó a enviar a la parte demandada un primer requerimiento extrajudicial el día 31 de mayo de 2019 y registró la primera demanda –de medidas cautelares previas a la demanda principal- el día 11 de julio de 2019… desconocemos los motivos por los cuales no se opuso a la solicitud y registro de la marca controvertida M-3.702.998(3) y esperó más de un año para impetrar por primera vez tutela judicial.
La parte demandante debió igualmente probar de modo suficiente si ha necesitado más de un año para redactar su demanda o para confeccionar algún dictamen pericial, cuando además no ha presentado con su demanda principal ningún dictamen pericial estricto sensu con los requisitos de fondo y de forma legalmente exigidos (arts. 335 y ss. LEC) y se ha limitado a solicitar la designación judicial de un perito en el otrosí digo segundo de su escrito de demanda principal.
En conclusión: no se pueden acordar las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante porque con ellas lo que en rigor se pretende es alterar una situación de hecho consentida por las demandantes durante más de un año y sin que aquéllas hayan justificado cumplidamente las razones por las cuales las medidas cautelares –que además son muy gravosas- no se han solicitado temporáneamente y por qué no se opusieron al registro de la marca discutida.
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