Los principios rectores de las denominaciones sociales son básicamente la unidad, que prohíbe que la sociedad pueda tener más de un nombre o denominación (art. 398 RRM) de modo que los «anagramas» no pueden ser registrados como denominación social; la visibilidad, de lo que se deriva la exigencia de que la denominación se forme con letras o números (art. 399 RRM) y novedad, que exige que cada nueva sociedad tenga un nombre distinto de las demás. Si la función de la denominación es identificar, no puede admitirse que una sociedad se dote de una denominación igual a la de otras sociedades anteriores (v. art. 407.1 RRM).
El principio de novedad se instrumenta mediante la prohibición de identidad. La ley dispone, en efecto, que «no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente» (v. arts. 7 LSC, 4.2 LCoop, 6.2 LAIE). El artículo 408 RRM recoge la prohibición de la identidad sustancial, a tenor de la cual existe identidad no sólo en el caso de coincidencia total o absoluta entre dos denominaciones, sino también cuando se utilizan las mismas palabras en diferente orden, género o número (por ejemplo, Valencia Cementos y Cementos Valencia);
cuando se utilizan las mismas palabras con la adición o supresión de términos genéricos (por ejemplo, Refrescos Coca‑Cola y Coca‑Cola) o con la variación de signos o partículas (por ejemplo, Cerámicas San José y Cerámicas de San José); y cuando se utilizan diferentes palabras con la misma expresión fonética (por ejemplo, Smith y Esmiz). La persona jurídica tiene derecho a que su nombre no sea objeto de usurpación total o parcial. La usurpación, que no se produce en los supuestos de semejanza, se produce en cambio en los casos de identidad sustancial o parcial. No se han recogido, pues, ni la tesis de la semejanza ni la tesis de la identidad absoluta o formal. La tesis de la semejanza—reiteradamente sostenida en el pasado por el Tribunal Supremo (v. SSTS de 26-V-1956; 13-V-1974; 11-III-1977; 16-VII-1985; 4 y 26-VII-1995, etc.)‑‑ peca por exceso, porque conduce a establecer requisitos desproporcionados en relación con la función normativo‑típica de las denominaciones. La denominación de las sociedades mercantiles—como el nombre civil del empresario individual—no tienen por función distinguir la actividad empresarial en el mercado evitando el riesgo de confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación sino la de identificar el sujeto responsable de las relaciones jurídicas (RDGRN 16-III-2012; STS 2-VII-2008
“No se trata, con arreglo a los preceptos que se consideran infringidos, de valorar si entre ambas denominaciones sociales puede existir posibilidad de confusión o de asociación desde la perspectiva del consumidor medio, sino únicamente de si tienen un valor suficientemente identificador desde la perspectiva del uso semántico y sintáctico del lenguaje”).Evitar el riesgo de confusión corresponde al Derecho de la propiedad industrial (v. art. 9.1 d LM). De ahí que sea excesivo el criterio de la semejanza en el ámbito de las denominaciones.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de mayo de 2014 se ocupa de determinar si hay infracción de las normas sobre denominaciones sociales o del Derecho de Marcas. Su interés radica en que, además, relaciona correctamente las normas sobre la denominación social, el Derecho de Marcas y el Derecho de la Competencia Desleal, incluyendo unas acertadas observaciones sobre la naturaleza de los nombres de dominio y una adecuada comprensión de la cláusula general del Derecho de la Competencia Desleal (art. 4 LCD). En el fondo, la decisión judicial parece basarse en que uno no puede encontrar amparo en ninguna norma del ordenamiento para monopolizar el uso de expresiones poco distintivas, casi genéricas. No damos derechos de monopolio así como así.
Requisito de novedad de la denominación social
…. , las distinciones entre el nombre social INGECONSUL SL y las denominaciones sociales INGECONSULT INGENIERÍA SA, INGECONSULT AVIONICS SL e INGECONSULT CIVIL SL resultan apreciables, pues no sólo se adiciona la letra "t" al primer vocablo (lo que, por sí solo, tal vez, podría no haber sido suficiente para excluir un cierto grado de coincidencia), sino que además existe un segundo componente en cada uno de los casos (INGENIERÍA, AVIONICS y CIVIL) que goza de significado propio (en relación con campos de la técnica) y que en modo alguno puede ser considerado como una expresión meramente accesoria o de escasa relevancia. … cabe apreciar una diferenciación entre el nombre de la actora y el de cada una de las demandadas que es más que suficiente para que puedan coexistir en el tráfico mercantil sin que peligre con ello el fin que inspira la previsión normativa de los preceptos antes señalados.
Nombre comercial y marca
como señala la mejor doctrina, la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es prácticamente imperceptible, en tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta un determinado empresario que se solapa con el nombre comercial al no poder diferenciarse la empresa del servicio que presta la misma, aunque no deba olvidarse al realizar el enjuiciamiento que rige el principio de especialidad. Por lo que si se diese una coincidencia suficientemente significativa en un contexto de actividades muy próximas estaríamos ante designaciones incompatibles en el tráfico mercantil. En tales casos la jurisprudencia ha resuelto los conflictos suscitados atendiendo al principio de prioridad, haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo. Ahora bien, la comparación entre los signos deberá efectuarse con cierto rigor jurídico, aplicado los criterios antes señalados. Y la confrontación de la marca de la actora con el nombre comercial registrado
No sólo los textos son distintos "IC INGENCONSUL" frente a " INGE CONSULT INGENIERÍA", sino que además la tipografía elegida, la colocación de las letras y palabras y el entorno gráfico,que en absoluto resultan irrelevantes, sino todo lo contrario, contribuyen a acentuar la peculiaridad de cada uno de los signos y permiten su clara distinción en una visión de conjunto de ambos. Descartamos la apreciación de similitud de signos que resulte significativa para justificar la incursión en causa de nulidad relativa del registro de la demandada. Consideramos que se trata de signos compatibles que pueden coexistir en el tráfico empresarial. En consecuencia, no puede prosperar una acción de nulidad contra dicho nombre comercial al amparo de los artículos 6.1 , 52.1 , 88 y 91 de la Ley de Marcas… En la medida en que dicho nombre comercial resiste la comparación propia del juicio de nulidad, también queda excluida la posibilidad de que a través del empleo del mismo haya podido incurrirse en una infracción de los derechos de marca de la demandante (por lo que puede resistir el ejercicio en su contra de las acciones soportadas por la actora en los artículos 34 y 41 de la Ley de Marcas ).
Las mismas consideraciones resultan trasladables al empleo por las demandadas de los gráficos no registrados "INGE CONSULT CIVIL" (muy similar al de la codemandada folios 166 a 169 de autos ) e "INGE CONSULT AVIONICS" (que presenta, además de diferencias textuales, otras peculiaridades estéticas también muy acusadas- folio nº 167 de autos)
Los nombres de dominio
Debemos aclarar, en primer lugar, que no deben confundirse las marcas ni los nombres comerciales con los nombres de dominio. Las primeras… son signos para distinguir productos y servicios de una empresa; los segundos, diferencian las actividades que presta un determinado empresario; y los últimos son, en principio, un código de identificación en Internet, una dirección electrónica en la red informática. Ahora bien, no debe olvidarse que Internet se ha convertido en uno de los principales medios de despliegue de actividad empresarial y de difusión de bienes y servicios, por lo que pueden surgir conflictos entre ellos, sobre todo si el nombre de dominio se utiliza para fomentar la confusión entre bienes y servicios de uno y otro empresario. De ahí que el titular de la marca o del nombre comercial puede exigir que su "ius prohibendi" alcance a su uso en redes telemáticas o como nombre de dominio ( artículo 34.3.e de la Ley de Marcas y artículo 87.3 del mismo cuerpo legal ). Hemos de significar que aquí el problema no se resolvería, a diferencia de lo que erróneamente defiende la parte demandada y apoyó el juzgador en la primera instancia, atendiendo a una prioridad de orden temporal, porque lo que constituye en sentido estricto un derecho de exclusiva oponible "erga omnes" es el marcario, en tanto que el nombre de dominio sólo alcanza, por el momento, a tener un régimen jurídico peculiar (que en España tiene una regulación específica para los ".es"). En tanto no prosperase una acción de nulidad del registro de la marca, entre otras posibilidades porque así lo plantease el que ostentase un derecho legítimo sobre el nombre de dominio que pudiera justificar que fuera susceptible de ser reconducido al artículo 9 de la Ley de Marcas (téngase en cuenta lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001 de Marcas ), el titular del derecho marcario en vigor podría oponer el "ius prohibendi" frente al nombre de dominio (anterior o posterior) que pudiera entrañar una vulneración de aquél (en este sentido, la sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid de 28 de junio de 2013 )Aunque ya hemos subrayado que la marca de la actora tiene, además de otros componentes textuales, unas características gráficas de gran significación que no deberían ser obviadas, somos conscientes9 de que éstas no pueden incorporarse a una dirección de internet. En cualquier caso, los dominios www.ingeconsult.com (solicitado el 8 de noviembre de 2000) y www.ingeconsult.es (solicitado el 12 de noviembre de 2005) de la parte demandada con lo que realmente son coincidentes no es con la parte denominativa de la marca de la demandante (pues no incorporan las letras iniciales "ic" e incluyen, en cambio, una "t" final que no tiene aquélla, aspectos estos que no son irrelevantes es una dirección electrónica, donde cambios de ese tipo, dado el margen existente en ese ámbito, ya son significativos para diferenciarse) sino precisamente, de modo estricto y literal, con la primera palabra de la propia denominación social de la parte demandada. En consecuencia, lo que apreciamos es que la parte demandada está haciendo un uso legítimo de su nombre social para poder ser localizada en Internet y no está incurriendo en una actuación infractora de la marca ajena
El Derecho de la Competencia Desleal no puede servir para extender los derechos de exclusiva otorgados por el Derecho de Marcas
El reproche de deslealtad concurrencial lo fundaba la demandante en la comisión de los ilícitos de confusión ( art. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal -LCD) y de infracción de la cláusula general que exige el respecto de la buena fe concurrencial ( art. 4, antes 5, de la LCD ) Somos conscientes de que la normativa propia de los derechos de exclusiva y la reguladora de lo concurrencial responden a finalidades propias (pues la LCD no tiene por misión directa proteger al titular de los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, sino ser instrumento de ordenación de conductas en el mercado - como recuerdan las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010 y de 9 de diciembre de 2010 ), pero lo cierto es que cuando la conducta que se reprocha a la parte demandada resulta lícita y por lo tanto compatible con los vigentes derechos de exclusiva que ostente el titular de la propiedad intelectual, difícilmente cabrá entonces tratar de invocar, precisamente ante el mismo comportamiento, un segundo escalón de protección en su contra, al amparo de la LCD, para tratar de impedir que desarrolle una prestación empresarial que no infringe el derecho ajeno de exclusiva y que, por lo tanto, sería legítima y estaría amparada por el principio de libertad de empresa. Sólo si se tratase de conductas distintas o de vacíos de cobertura de la normativa sobre derechos de exclusiva podría tener sentido la invocación de tal protección. Pero no es éste el caso que nos ocupa.
La invocación de la cláusula general de deslealtad del art. 4 LCD
… la cláusula general de prohibición de la competencia desleal se configura como un ilícito genérico (cláusula de cierre del sistema), a fin de que la buena fe objetiva, exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos ( artículo 7.1 CC ), lo sea también en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia. Como señala la sentencia de la Sala 1ª del TS de 1 de junio de 2010 se trata de "una norma en sentido técnico, es decir, completa, (S. 23 de marzo de 2.007), con autonomía o sustantividad propia ( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), que si bien no complementa el tipo de otros ilícitos, sí sirve para completar el sistema de ordenación y control de las conductas en el mercado, del que es un instrumento la LCD 3/1991 ( SS. 19 de mayo de 2.008 y 10 de febrero de 2.009 ). Constituye un tipo autónomo que permite reprimir conductas que resultan desleales, por contrarias al modelo o estándar de buena fe, y que, en un contexto tan dinámico como es el mercado, no hubiesen podido ser previstas por el legislador en los restantes tipos que contempla la Ley sobre Competencia Desleal ( sentencia de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 ). Por lo tanto no podía resultar más desafortunado el alegarla, tal como se hizo en la demanda, como mero complemento de otro tipo específico de la LCD, pues no cabe volver a enjuiciar a la luz de la cláusula general hechos cuya ilicitud hemos rechazado con fundamento en otro ilícito específico también imputado,
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