Nulidad de patente por falta de actividad inventiva

Liberación prolongada de antipsicótico

Como de patentes no sabemos casi nada, aquí les resumo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de octubre 2013 donde la ponente revoca la del Juzgado que había desestimado la demanda de nulidad de una patente

Cómo se determina si se ha infringido una patente

La Audiencia Provincial resuelve, en la Sentencia de 27 de septiembre de 2013 un litigio sobre una patente de una cesta de compra con ruedas para su uso en supermercados (en lugar de un carro, un cesto pero que puede arrastrarse gracias a las ruedas de las que dispone). El Tribunal da razón al demandante respecto a la validez de la patente otorgada (nacional y europea) en cuanto considera que hay novedad y actividad inventiva. Y considera aplicable la protección de la patente nacional porque la concesión de la patente europea estaba en trámite de oposición. Pero desestima la demanda – confirma la sentencia de instancia – porque no aprecia que hubiera habido infracción ni directa ni aplicando la doctrina de los equivalentes.

Analiza si hubo infracción de la patente por parte del demandado, para lo que  “la operación a realizar es la de confrontar las reivindicaciones de ésta con el objeto fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada. Se considerará que la realización controvertida del demandado vulnera la patente de la parte actora si en ella se dan simultáneamente todos los elementos de la reivindicación de la actora. Lo relevante es si la realización cuestionada cae dentro ... de su parte caracterizadora, constituida por las reivindicaciones”…  no basta cualquier comparación entre la invención reivindicada y la realización controvertida… sino que ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre ambas ( sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de abril de 2005 y sentencias de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006 , 27 de febrero de 2009 , 10 de marzo de 2009 , 1 de julio de 2011 y 3 de octubre de 2011 , entre otras), de modo que sólo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla (regla de la simultaneidad de todos los elementos)… El mero hecho de que un competidor haya actuado "a la vista" de una patente ajena no hace que su comportamiento sea ilícito”.

La creación de una patente unitaria: por qué la oposición de España e Italia no es una insensatez

Por Patricia Pérez Fernández

Mucho se ha discutido desde 1959 sobre la aprobación de una patente unitaria en Europa. Tras la protección de las marcas comunitarias desde 1994, de las obtenciones vegetales desde 1995 y de los dibujos y modelos comunitarios desde 2001, entrará en vigor a principios de 2014 este mecanismo unitario de protección de invenciones con aplicabilidad industrial.

La pregunta más inmediata que sugiere este acto legislativo es qué diferencia existe con respecto a las ya existentes patentes “europeas” y las patentes nacionales.

La relación entre Derecho de patentes e innovación es más compleja de lo que parece

Cuando se mide cuán innovador es un país, en comparación con otros, se utiliza el número de patentes como una aproximación. Dado que las patentes se otorgan a quien desarrolla un producto o procedimiento en el que hay actividad inventiva y que tiene utilidad industrial, parece razonable hacerlo. Sin embargo, crecen las sospechas de que la innovación patentada puede ser menos indicativa del nivel de innovación de un país y que mucha más información al respecto puede obtenerse de otras fuentes.

Economía de las patentes: un repaso

Este es uno de los mejores resúmenes que hemos encontrado del sentido del Derecho de Patentes ( RECENT RESEARCH ON THE ECONOMICS OF PATENTS
Bronwyn H. Hall/Dietmar Harhoff ) (traducción libre)

“En términos sencillos,  cuando el Estado otorga una patente, trata de ponderar la concesión de un derecho exclusivo – monopolio – en el uso de una invención a cambio de dos cosas. Un incentivo para que se inventen cosas y la publicación temprana de la invención que evite que se mantenga secreta para evitar que otros se apropien de ella… Pero ya es evidente que las cosas son más complicadas. La primera observación es que la invención es acumulativa, es decir, que cada descubrimiento se apoya en los descubrimientos previos por lo que el Derecho de patentes puede ralentizar la innovación porque eleva los costes para el inventor sucesivo que se apoya en las invenciones previas. Esta circunstancia sugiere que el efecto global del Derecho de Patentes sobre la innovación puede que no sea tan potente como sugiere la justificación tradicional. La segunda observación es que los titulares de las patentes pueden usar el Derecho de patentes “estratégicamente”. Por ejemplo, limitando la publicación y omitiendo datos esenciales (tácitos) que impedirían al que consulta la patente reproducir el producto o el procedimiento. O dejando dormir patentes con el único objetivo de preservar un monopolio en un mercado perjudicando a los rivales.

Por último, las compañías intensivas en conocimiento,se enfrentan a problemas añadidos: sus activos son, sobre todo, intangibles y las patentes pueden ayudarles a mitigar los problemas que dicho carácter de sus activos les provocan. En particular, un derecho de exclusiva como el que proporciona una patente les facilitará la financiación por parte del capital-riesgo y permite la existencia de mercados secundarios para los activos patentados que deberían facilitar la entrada en los sectores intensivos en conocimiento al aumentar el valor de liquidación de la empresa si, finalmente, fracasa… Las patentes… facilitan los intercambios de expertise y know-how entre las empresas porque tienen la ventaja de que son documentos jurídicos que delimitan la tecnología cubierta por la patente y pueden utilizarse… para celebrar contratos de licencia”.

Los autores explican que las primeras patentes eran – de acuerdo con la lógica del mundo preindustrial – monopolios sobre productos mas que derechos de exclusiva que protegían al inventor frente a la imitación. Y, en la actualidad, una diferencia importante entre los EE.UU y Europa se encuentra en la oposición a la concesión de una patente. En EE.UU las patentes se impugnan mediante una demanda judicial. En Europa, el sistema de examen previo es tan robusto que incluye la posibilidad de oposición que, si tiene éxito, impide al solicitante obtener la patente en primer lugar ( “more restrictive patent systems with strong examination standards may be superior to those with weak quality standards”). La evolución del Derecho de patentes en cada país parece responder, al menos en medida pareja, a la protección de las innovaciones y a las empresas o sectores nacionales más desarrollados (industria química en Alemania en el siglo XIX).

Los problemas para diseñar un sistema eficiente de patentes se agravan por los costes de la litigación y porque, a menudo, hay múltiples patentes pertenecientes a distintas personas sobre las invenciones necesarias para fabricar un producto y se refieren a un estudio que concluye que “under fragmentation of ownership and  uncertainty over patentability, fewer and stronger patents are needed for the social
welfare optimum”.

Los autores señalan que el segundo de los grandes efectos beneficiosos de las patentes – la publicación de las invenciones – no parece muy efectivo. Ni por el momento de la publicación, ni por la exhaustividad de la información ni por los incentivos de los inventores sucesivos para utilizar esa información (les pueden acusar de haber infringido dolosamente la patente si se demuestra que utilizaron exhaustivamente la información publicada).

En relación con las patentes de software, los autores explican que el primer problema es identificarlas, es decir, saber cuándo se está patentando un código y cuando se patenta una mezcla de software y hardware, que era lo que hacían las empresas hasta que, en los años 90, se admitieron las patentes de software en los EE.UU. Una primera indicación de lo discutible de dar la protección de una patente al software es que ni la Unión Europea ni Japón las han admitido y una segunda es que, dado el carácter secuencial de las innovaciones en ese área, es probable que los costes de las patentes de software en términos de reducir la innovación sean elevados. Lo triste es que, probablemente, nunca sepamos ya si es eficiente o no porque las empresas norteamericanas se han adaptado a la posibilidad de patentar y, por tanto, hacer el contrafáctico (¿qué habría pasado en la industria si no existieran las patentes?) resulta imposible. No obstante, los autores concluyen que “given software patentability, ICT firms engaged in patent portfolio races needed to add software patents to their portfolio, but there was no particular positive impact on software innovation per se” y que la incertidumbre respecto de su calidad ha provocado un aumento de la litigiosidad. Y citan un estudio de 2011 según el cual,

“among the patents litigated more than 8 times, three quarters are software patents including business method patents. In principle such patents should be very strong,given the willingness of their owner to litigate, and they are the subject of settlement slightly more frequently than other patents. However, when they do go to trial,the patent holder  wins only 13 per cent of the cases, as opposed to 51 per cent of cases involving non‐software patents.

Schumpeter/Arrow y la relación entre Derecho de Patentes y Antitrust

Los lectores de este blog ya saben que Lemley es uno de nuestros favoritos en temas de patentes y Derecho de la Competencia. Les resumo un artículo en el que – en contra de lo que hoy dice EL PAIS – se demuestra que tiene todo el sentido distinguir por sectores de actividad en el ámbito de las patentes como se hace en el Derecho de la Competencia. En este párrafo, el autor explica por qué las patentes funcionan bien en el sector farmacéutico y cómo la prospect theory de Schumpeter da cuenta del régimen jurídico de las patentes

Schumpeterian prospect theory is based on the premise that strong IP rights should be given to a single coordinating entrepreneur. Prospect theory envisions invention as something done by a single firm, rather than collectively; as the result of significant expenditure on research, rather than the result of serendipity or casual experimentation; and as only the first step in a long and expensive process of bringing a product to market, rather than as an activity close to a final product. Prospect theory follows Joseph Schumpeter in distinguishing between the act of invention, which creates a new product or process, and the broader act of innovation, which includes the work necessary to revise, develop, and bring that new product or process to commercial fruition.

As a result, prospect theory suggests that patents should be broad, stand alone, and confer almost total control over subsequent uses of the product.The prospect vision of patents maps most closely onto invention in the pharmaceutical industry.James Bessen and Michael Meurer go so far as to argue that the evidence suggests that patents are worth the cost only in the pharmaceutical and chemical industries Patents also map well onto products in the pharmaceutical industry. As a general rule, the scope of patents in the pharmaceutical industry tends to be coextensive with the products actually sold. Pharmaceutical patents do not merely cover small components that must be integrated into a marketable product, and this in turn means that a company that wishes to sell a pharmaceutical product generally won’t need licenses for many different patents. Chemicals are readily characterized using existing scientific terminology, so people can generally tell what a pharmaceutical patent covers, unlike patents in the information technology industries. Drugs generally have stable effects, meaning that significant improvement in a pharmaceutical product is likely to take the form of finding a new drug rather than somehow building on an existing one.Chemicals are readily characterized using existing scientific terminol gy, so people can generally tell what a pharmaceutical patent covers, unlike patents in the information technology industries. Drugs generally have stable effects, meaning that significant improvement in a pharmaceutical product is likely to take the form of finding a new drug rather than somehow building on an existing one.

Y, a continuación, cómo y por qué no funcionan igual de bien en otros sectores de alta innovación, donde la concesión o no de patentes no ha influido en el volumen y velocidad de la innovación

Competitive innovation theory maps well onto a variety of industries that have experienced substantial innovation in the absence of patent protection. One notable example is business methods. Because new business methods do not generally require substantial investment in R&D, the prospect of even a modest supracompetitive reward will provide sufficient incentive to innovate.

Similarly, innovation has flourished in other industries in the absence of patent protection. The early history of the software industry is one in which innovators developed impressive new products at very little cost in the absence of patent protection.24 Patent protection was not available for software until well into the 1980s. Copyright protection may have been available, though the applicability of copyright was not really settled until Congress amended the statute in 1980. Some have argued that software should not be patentable even today, though that argument ignores some economic changes in the industry and in any event seems unlikely to prevail. More recently, the Internet developed without patent protection for its fundamental protocols, in part because it was based on government-funded work and in part because the academic developers simply did not seek patent protection. A number of scholars have argued that the open, nonproprietary nature of the Internet is directly responsible for the dramatic innovation it fostered in the 1990s. They point out that AT&T, which had a monopoly in telephony and therefore under prospect theory the right incentives to innovate in the field, did not engage in similar innovation.

La conclusión

Patent protection is not always appropriate, particularly where expected R&D cost is small, where the ratio of innovator cost to imitator costs is small, or where first-mover advantages or network effects can provide the needed incentives. Under these conditions, patents should be rare and very modest in scope, in order to allow market forces their fullest latitude. Competitive innovation theory fits business methods, arguably fits the Internet, and--at least in the 1970s--fit software.

We should have strong patent rights in circumstances in which we believe Schumpeter is right and innovation requires investment or reward that cannot be achieved in a competitive market. But we should have strong antitrust policy in circumstances in which we believe Arrow is right and it is competition rather than monopoly that will drive innovation.

Industry-Specific Antitrust Policy for Innovation Mark A. Lemley

Diseño: caso Hansgrohe

En suma, el problema fundamental que el caso plantea consiste en cómo debe examinarse la existencia del requisito de la singularidad, particularmente, qué concretos datos son relevantes para ello. Mientras que la parte actora pretende que se debe tomar en consideración de forma global el producto para hacer el juicio comparativo con el diseño, la demandada … sostiene que el juicio comparativo únicamente se puede llevar a cabo a partir de aquellos aspectos en los que se pueda estimar que el diseño que haya aportado novedades al previo estado de las formas en la industria. O, dicho de otra forma, que no se pueden tomar en consideración las formas que eran comunes en el momento del registro.
Compartimos el punto de vista de la demandada. Aunque el enjuiciamiento sobre la singularidad debe ser sintético (no analítico) y realizado desde la perspectiva de una visión de conjunto, no por ello debe hacerse desde la perspectiva de todos los elementos que el diseño registrado contiene sino que al realizarlo no se pueden tomar en consideración más que aquellos elementos en los que pueda considerarse que el diseño protegido haya introducido novedades en el estado de las formas, esto es, lo que propiamente podemos considerar que el registro protege. En otro caso se estaría extendiendo la protección a formas comunes, previamente conocidas y que por sí mismas no merecen protección, por el simple hecho de que el nuevo diseño las hubiera incorporado.

En suma, si bien la demandada acepta que su realización no está muy alejada del diseño protegido, sí lo está tanto como éste lo estaba del estado de las formas conocidas en el momento del registro. Ello nos obliga, aunque la demandada únicamente haya opuesto la excepción de nulidad de forma subsidiaria, a comenzar por el examen del grado de diferenciación que el diseño registrado presenta respecto del estado de las formas de la industria conocido en el momento del registro

Y cita las STJUE de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 , Pepsico v. Grupo Promer y OAMI) y la Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2010 (asunto T-8/07 , Grupo Promer v. OAMI y Pepsico)

En cuanto a la novedad, dice que

“procede de algunos detalles que el diseño incorpora, que estimamos que son suficientemente relevantes como para merecer la protección, esto es, sirven para distinguir sustancialmente el diseño de las formas previamente conocidas.

En cuanto a la singularidad

el art. 7.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial , se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes

En cuanto a que la imitación sea inevitable porque el diseño imitado es una “exigencia del mercado”

En el supuesto que enjuiciamos no puede hablarse en un sentido tan estricto de una "exigencia del mercado", esto es, de un requisito sin el cual el producto no podría entrar en el mercado, si bien las tendencias del mercado, cuando son tan acusadas como en el caso ocurre, se aproximan mucho a una verdadera exigencia de mercado. Por consiguiente, si bien en principio existe un alto grado de libertad en el diseño del producto (unos grifos de lavabo y de bidé), está acreditado que desde el momento en que se popularizaron los sistemas que mezclan agua fría con agua caliente y el monomando, las tendencias del mercado han conducido a un importante acercamiento entre algunas formas básicas en el diseño de la grifería, entre las que se encuentra la incorporación de un (i) cuerpo central cilíndrico, (ii) el caño con forma de otro cilindro más pequeño y (iii) un mando único situado en la parte superior del cilindro central con forma de sombrerete con un vástago de forma cilíndrica.

Por último, en cuanto a la comparación entre el diseño imitado y el imitador:

Tomando en consideración todas esas circunstancias de forma conjunta concluimos en que el usuario informado de referencia puede distinguir claramente entre los diseños registrados de la actora y las11
realizaciones conocidas como ALP-TRES de la demandada, concretamente, de los modelos núm. 183103, 183120, 188103 y 188120, lo que permite concluir que no existe infracción.

Es la SAP Barcelona de 27 de abril de 2012

Protección del nombre comercial no registrado: acción de nulidad y acciones de competencia desleal

Un italiano, titular en Italia del nombre comercial Kemika demanda a una sociedad española para que cambie su denominación social y elimine la palabra Kemika de la misma. Su demanda es desestimada en las dos instancias por aplicación de la Ley de Marcas. Ante el Supremo, alega el art. 8 del Convenio de la Unión de París que ordena que se proteja el nombre comercial en toda la Unión aunque no haya sido registrado.

El Supremo afirma que la argumentación de la instancia no es correcta pero desestima el recurso porque no puede otorgarse mayor protección a un nombre comercial extranjero que a uno español

El artículo 8 del Convenio de 20 de marzo de 1883 manda proteger, en todos los países de la Unión de París, el nombre comercial, sin necesidad de depósito o de registro. Es cierto que habíamos aplicado dicha norma, en las sentencias que señala la recurrente, para reconocer derecho de exclusión al titular del nombre comercial de otro país de dicha Unión, sin necesidad de registro ni de uso en España. Mas la jurisprudencia ha evolucionado para introducir matices a los términos del mandato unionista. Así, en la sentencia 363/2011, de 7 de junio , expusimos que el Convenio de la Unión de París no otorga ni permite otorgar una protección en España al nombre comercial extranjero superior a la que se atribuye al nombre comercial español. En la sentencia 873/2009, de 20 de enero , precisamos - de acuerdo con un sector de la doctrina – que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica el contenido de la protección que los Estados que lo firmaron deben dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que contempla. Y añadimos, en relación con la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - hoy derogada - que el legislador español había optado " por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, entre ellas, el uso en España del nombre comercial ", para concluir que, fuera de esa especifica y limitada previsión, la tutela del signo unionista "debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , claro está, de darse las condiciones precisas para ello ".

Para que el titular de un nombre comercial pueda ejercer el ius prohibendi necesita, desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 2001 y conforme a su art. 2.1, estar registrado en España. La aplicación de la doctrina sobre la protección de las marcas notorias no procede al nombre comercial. Por tanto, el titular extranjero de un nombre comercial solo tiene acción de nulidad cuando se pretende la inscripción de un signo confundible con el suyo o acciones de competencia desleal por confusión cuando el demandado esté utilizando el signo como signo distintivo (en el caso, recuérdese, era una denominación social y la denominación social no cumple en nuestro Derecho una función distintiva sino identificadora.

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2012

Por qué también utilizamos la competencia para generar innovaciones y cómo habría que reformar el Derecho de Patentes

Lemley es un tipo excepcional. Es socio de un despacho en California y profesor en Stanford. Y escribe. Lo último es este artículo en SSRN: “El mito del inventor solitario”. Ya sabemos aquello de que un pigmeo puede ver mucho más allá si se sube a los hombros de un gigante que, en la versión de Newton era "If I have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants": las invenciones son incrementales. 

La idea de Lemley es, como casi siempre, brillante: el Derecho de Patentes se basa en un mito (que hay invenciones producto de la mente de un individuo concreto). Y, por tanto, la legitimidad de conceder un monopolio sobre esas ideas es discutible. El inventor debería repartir el premio con todos los que le antecedieron y contribuyeron a la invención. Pero, continúa Lemley ¿qué es lo que explicaría que le demos el monopolio al que llega a la meta unos segundos antes que el segundo inventor? Incentivar las carreras por inventar:

Patent rights encourage patent races. While patent races are usually derided as wasteful, there is reason to think that they might actually be a good thing.

Se trata, pues, de promover la competencia. Como siempre que damos un premio (“al primero que resuelva el problema…”). Lemley dice que la mayoría de las invenciones son casi simultáneamente descubiertas o producidas por varios (grupos de) inventores. Y Altucher, en una deliciosa entrada en su blog llamada “Cómo robar y hacerse rico” recuerda numerosos ejemplos de grandes negocios desarrollados en torno a Internet que fueron precedidos de desarrollos sin suerte de la misma idea que luego hizo multimillonarios a muchos (Google, Facebook…) y la frase de Picasso: “los buenos artistas copian, los grandes artistas, roban”.

Lemley es un jurista de los listos, de los que leen de “otras cosas” y se les ocurre por qué son relevantes para la mejor comprensión y elaboración del Derecho. Curiosamente, Lemley cita un estudio sobre cómo surgen las invenciones radicales que concluye que se basan, normalmente, en el conocimiento preexistente y, sobre todo

“radical inventions are induced by the recombination over more knowledge domains. The combination of knowledge from domains that might usually not be connected seems to deliver more radical inventions”

Y, continúa Lemley, hay buenas razones que explican por qué las invenciones son resultado de la competencia entre varios grupos que tratan de resolver el mismo problema. Una obvia: la gente trata de resolver problemas reales y la existencia del problema es mucho más visible que la solución. No hace falta coordinarse para darse cuenta de qué problemas son interesantes y relevantes para mejorar la vida de los seres humanos. También son visibles los cambios en el mundo que permiten orientar la búsqueda de las soluciones (“ahora, producir un video cuesta la centésima parte de lo que costaba hace 10 años”, ergo…). Y luego están las Leyes de la Naturaleza (“the fact that inventions are based on certain immutable physical principles means that they will only work in certain ways”). Si añadimos que la dispersión de los conocimientos se ha acelerado brutalmente gracias al desarrollo de las telecomunicaciones (hace años que no fotocopio un artículo y un profe de la Universidad de Cuyo tiene acceso inmediato a los últimos avances en todas las ramas del conocimiento si sabe un poco de inglés y tiene una conexión a Internet, por lo que ni siquiera nos vale la doctrina de la publicación de las invenciones como justificación del Derecho de Patentes), la probabilidad del desarrollo simultáneo de procesos y productos se multiplica. Incluso el inventor por excelencia, Edison, era un copión que hizo una aportación incremental

“Edison’s inventive contribution was the discovery of a new filament – a particular species of bamboo – that worked better than Sawyer and Man’s carbonized paper” aunque “subsequent inventors came up with still better filaments in short order”.

Como hay excepciones, Lemley se ocupa de ellas. Y el resultado del análisis confirma la regla: ¡pura chiripa!: Alexander Fleming descubrió las propiedades antibacterianas de la penicilina porque una muestra de bacterias había sido accidentalmente contaminada con moho.

Si las cosas son así, el sistema de patentes y, en general, de derechos de propiedad intelectual es profundamente injusto. Pero lo es en la misma medida en que lo es el sistema competitivo en general: el ganador se lo lleva todo. Plácido Domingo canta solo un poco mejor que Jaume Aragall y gana cien mil veces más. Los cursos del MIT son solo un poco mejores que los de la Universidad de Hamburgo pero sus profesores y alumnos ganan/pagan muchísimo más… El Madrid y el Barcelona son un poco mejores que el Villareal y el Sevilla pero sus ingresos decuplican los de éstos últimos.

Y es que necesitamos entregar estos enormes premios a los ganadores de las carreras si queremos que haya Plácidos, equipos como el Barcelona o invenciones como las de la bombilla incandescente. Lemley cita a Duffy “the benefit of a race is that people run faster than they otherwise would” y añade que la carrera puede generar varias formas de resolver el mismo problema que, a su vez, sean mejoradas de forma independiente o sean útiles en otros ámbitos (“unexpected new applications of existing technology”). Pero los efectos del Derecho de Patentes sobre los incentivos son un poco más complejos: “Inventors aren’t driven by the lure of being a monopolist so much as by the risk of losing a race and being excluded from competition in that market”, y, por otro lado “patent law should operate like a lottery, offering not the promise of a small reward but a small chance of a large payoff. Patentees, like purchasers of a lottery ticket, appear to over-value the small chance of a large reward, so we may get more innovation from such a system

Y estamos dispuestos a pagar el precio en términos de costes para el bienestar social del Derecho de Patentes que son muy elevados

intellectual property rights distort markets away from the competitive norm, and therefore create static inefficiencies in the form of deadweight losses. Second, intellectual property rights interfere with the ability of other creators to work, and therefore create dynamic inefficiencies. Third, the prospect of intellectual property rights encourages rent-seeking behavior that is socially wasteful. Fourth, enforcement of intellectual property rights imposes administrative costs. Finally, overinvestment in research and development is itself distortionary

¿O no hace falta pagar un precio tan elevado?

The patent system may encourage the occasional Chester Carlson to come up with something entirely new, but patent owners – even the owners of the most famous and important inventions – are overwhelmingly not people who have invented something no one else could have done.

¿No sería mejor dar patentes, no a los que inventen, sino a los que comercialicen una invención? Es decir, a los que pongan un nuevo producto en el mercado. Se trataría de incentivar la competencia en el mercado de productos, no en el mercado de las invenciones. Pero, salvo quizá en los medicamentos, tampoco necesitamos

“supracompetitive returns or the prospect of exclusivity just to encourage someone to take an existing invention to market… Ordinary economic rents, coupled with non-patent advantages such as first-mover benefits and brand reputation, have long proved sufficient to encourage entry into new markets even in the absence of patent protection.

Y los costes (en infrautilización de la innovación) de las patentes pueden ser especialmente elevados como nos muestra la historia de la fotocopiadora o de la penicilina, de los aviones o de la radio (¿Nesspreso? Nota: creo que Sara Lee haría mejor en ofrecer una licencia de su tecnología competidora con la de Nestlé a cualquiera, que en producir ella misma productos competidores. Si cualquiera puede fabricar las cápsulas, el monopolio de Nesspreso se acaba en un pis pas y Sara Lee cobraría royalties incluso por las mejoras que los terceros productores incorporaran, de manera que Sara Lee protegería mejor su posición en el mercado de café en relación con Nestlé). Recuérdese, dice Lemley, que “inventors are often tied to their particular solution, even in the face of later evidence that other approaches work better”).

La conclusión de Lemley es que la teoría de la “carrera por inventar” como explicación del Derecho de Patentes merece ser estudiada con más detalle.

Mi conclusión es un poco más aventurada: ¿cómo sería un Derecho de Patentes que operase ex-post? Es decir, que protegiese a los inventores, no a través de un sistema de registro que se ha convertido en una caricatura, sino  a través del Derecho de la Competencia Desleal frente a los que se apoderasen de mala manera de las invenciones ajenas y que decidiese, una vez que los productos competidores están en el mercado, cuál de los “inventores simultáneos o cuasi simultáneos” merece el premio gordo y cuál merece una pedrea.

Advertir masivamente de la infracción de una patente no constituye competencia desleal

El Tribunal Supremo ha confirmado, en su sentencia de 12 de julio de 2010 (no está en www.sentencias.juridicas.com ), las sentencias de instancia que desestimaban una demanda por competencia desleal interpuesta por un fabricante de genéricos frente a una compañía farmacéutica titular de una patente que había enviado una circular advirtiendo de que la primera estaba infringiendo una patente de la segunda. La clave, a nuestro juicio, está en que el TS no encuentra que “La facultad fue ejercitada sin incurrir en ninguna afirmación falsa o incorrecta”,

El objeto del proceso , que versa sobre competencia desleal (Ley de CD 3/1991, de 10 de enero ), se reduce en casación a dos supuestos de ilícito competencial -actos de engaño del art. 7º y cláusula general de buena fe objetiva del art. 5º -, en relación con la actuación de una entidad titular de un derecho de patente (PFIZER S.A.) consistente en la remisión de ciento cincuenta comunicaciones a diversas distribuidoras farmacéuticas de un producto genérico fabricado por RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. (en el proceso actora-recurrente), en las que se les advierte de que dicho genérico viola aquel derecho de patente y se las requiere para que cesen en la comercialización, con base en el art. 64.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

La entidad PFIZER, S.A. remitió las comunicaciones con base en el art. 64.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes en el que se establece que "todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación [distinto de los del apartado 1 del propio artículo, como sucede en el caso de distribución comercial] del objeto protegido por la patente solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia". El precepto configura una facultad para el titular de la patente, que en un proceso sobre reclamación de indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho de patente se convierte en una carga procesal -"imperativo del propio interés-", de modo que su ejercicio dentro del ámbito legal no puede dar lugar a un ilícito. La facultad fue ejercitada sin incurrir en ninguna afirmación falsa o incorrecta, y no es de ver cuál ha podido ser la representación errónea que se han podido formar los destinatarios de las comunicaciones. El que los mismos como consecuencia de la advertencia se hayan abstenido de adquirir o distribuir el producto genérico, lo que por lo demás no forma parte de la base fáctica de la resolución impugnada, es connatural al requerimiento, y, por ende ineludible; y no obsta para que a su vez la parte interesada pueda contrarrestar el efecto con las garantías adecuadas, y todo ello sin perjuicio claro está de las reclamaciones que en su día procedan si la actuación del requirente careciere de fundamento.