Caducidad de la marca por falta de uso

Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de marzo de 2015

El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva que se le concede con su registro, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró ( artículo 39.1 de la Ley 17/2001 ). El incumplimiento de la obligación de usar la marca en el plazo legalmente fijado (cinco años ininterrumpidos - artículo 39 de la Ley 17/2001 y artículo 4.1 de la Ley 32/1988 ) supone que, a falta de rehabilitación de la misma, puede ser declarada su caducidad por los tribunales ( artículo 55.1 de la Ley 17/2001 ) a instancia de tercero interesado en ello o alternativamente que pueda ser hecho valer como estrategia de defensa por parte del demandado para eludir una acción de nulidad relativa ( artículo 52.3 de la LM ) o incluso la de infracción ( artículo 41.2 de la LM ) .

El uso no marcario de marcas

No hace mucho, comentábamos brevemente la Sentencia “Maristas” del Tribunal Supremo. Nuestra conclusión es que, tal vez, el uso que hizo la promotora de dicha marca – otorgada para actividades educativas – no era un uso marcario o, en otros términos, era inocuo para los intereses del titular de la marca que el Derecho de Marcas protege y para lo que atribuye al titular un ius prohibendi. Aurea Suñol ha publicado un interesante artículo en InDret sobre este tema. El planteamiento es sugerente:

Riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho de la Competencia Desleal

… los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal y por la relativa a las marcas pueden tener similares componentes. También lo es que el derecho sobre la competencia desleal se ha servido de conceptos elaborados en el ámbito de las marcas - en particular, el riesgo de confusión, en sus distintas manifestaciones, o las conductas de aprovechamiento de la reputación ajena -. Igualmente, las acciones concedidas al perjudicado por unas y otras normas tienen, en ciertos casos, similar contenido.

No es de extrañar, por lo tanto, que se plantee cuestión sobre la posibilidad de que ambas normas concurran y, en caso afirmativo, sobre si la concurrencia se ha de resolver con la exclusión de una o, por el contrario, admitiéndola de modo cumulativo o alternativo. A ello se refiere, propiamente, el motivo. Para resolver la expuesta cuestión hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia " erga omnes " que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada - como regla, que admite excepciones - al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare –.

La Sentencia Maristas: la protección de las marcas notorias más allá del principio de especialidad

En la STS 23 de julio de 2012 se resuelve el caso “Maristas”.

Los Maristas tienen registrada la marca comunitaria Hemanos Maristas  para actividades de enseñanza. Reyal Urbis desarrolló una promoción inmobiliaria de 148 viviendas, en un barrio de Alicante, entre las calles Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández, que ha denominado "Residencial Maristas".

foto: http://www.alicantevivo.org/2012_10_01_archive.html

Los Hermanos Maristas ejercitaron en su demanda una pluralidad de acciones de violación de su marca por el empleo que la demandada estaba realizando del signo distintivo "Maristas".

Marca confusoria que coincide con denominación social: hay que pedir la nulidad de la marca

Los tres primeros motivos se refieren a la no apreciación de la infracción del derecho de exclusiva que la actora tiene sobre su marca, porque el uso del signo por parte de la demandada está amparado por la marca registrada núm. 2.660.306. Estos tres motivos pueden ser analizados conjuntamente, pues versan sobre lo mismo: la demanda basa la infracción de la marca de la actora en el uso que la demandada hace de su denominación social como nombre comercial, que guarda gran similitud con la marca de la actora, en cuanto incorpora la denominación "El rano", y se aplica a servicios muy semejantes; la demandada no ha usado su denominación social en la forma que aparece en su marca registrada, motivo por el cual no ha pedido la nulidad de esta marca. 8. Estos tres motivos del recurso de casación deben desestimarse por las razones que a continuación exponemos.

La Audiencia de Madrid considera que vender productos de lujo por internet junto a cuchillos y objetos de sex shop afecta a la reputación de la marca

En el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de julio de 2012

Debemos precisar, porque la argumentación de la parte demandante nos obliga a efectuar esta matización, que la simple comercialización de un producto de una marca de lujo fuera del sistema de distribución selectiva implantado, con la finalidad de preservar la imagen de prestigio de aquélla, por el titular marcario no implicaría que necesariamente debiera aquélla considerarse perjudicada en su reputación por parte de aquel comerciante que no suscribió con el titular de la marca el correspondiente contrato de distribución y que está operando en la cadena de comercialización al margen del sistema de distribución selectiva.

Una sentencia alemana de marcas e importaciones paralelas

Este caso alemán es, casi, de libro. Converse-All Star, la conocida marca de zapatillas de deporte demanda a unos establecimientos comerciales por vender zapatillas de su marca sin su consentimiento, es decir, alega infracción de su derecho de marca. El demandado se defiende diciendo que son mercancías originales las que vende y que las ha obtenido de un licenciatario de la marca de otro país de la Unión Europea pero sin identificarlo.

El Tribunal Supremo alemán da la razón al demandante porque - dice - la carga de la prueba de que el producto ha sido puesto en circulación en el mercado con autorización del titular de la marca y, por tanto, que no se ha producido el agotamiento, corresponde al comerciante que vende dichos productos cuando no ha sido el titular de la marca el que le ha vendido los mismos. Lo notable es que el tribunal de instancia había distribuido la carga de la prueba en sentido contrario.

El Tribunal Supremo alemán funda esa distribución de la carga de la prueba en la idea de que cuando un distribuidor comercializa productos de marca sin consentimiento del titular de la marca, no tiene a su favor la presunción de que se trata de productos originales puestos en circulación por el titular. Es decir, corresponde al demandado probar que se trata de productos originales.

Ahora bien, si el demandado logra probar que el producto es original, entonces corresponde al titular de la marca probar que el agotamiento no se ha producido. En el caso, el tribunal de instancia consideró suficientemente probado que se trataba de mercancías originales, no falsificaciones, lo que el Supremo rechaza: a su juicio, el demandante probó lo que le incumbía: que había indicios de que se trataba de falsificaciones.

El BGH considera que la distribución de la carga de la prueba obliga al demandado a probar el agotamiento, regla que no es contradictoria con la libre circulación de mercancías (riesgo de compartimentación de mercados) y que se justifica sobre todo cuando el fabricante titular de la marca tiene en marcha un sistema de distribución selectiva o exclusiva en Europa que le permite trazar el origen de los productos. Por tanto, en la medida en que el demandado haya adquirido los productos fuera de esa red, hay indicios suficientes para concluir que no han sido puestos en circulación en el espacio económico europeo con autorización del titular de la marca.

Marca y denominación social

Dado que la marca y la denominación social tienen funciones distintas (la marca distingue productos y la denominación social identifica sujetos, es el equivalente al nombre de las personas), en principio, el derecho sobre una marca no autoriza a su titular a prohibir a una persona jurídica el uso de su nombre (denominación social) del mismo modo que el titular de la marca Osborne no puede impedir que Manuel Osborne utilice su nombre en el tráfico. Lo que puede prohibirle es que lo use a título de marca. La jurisprudencia, sin embargo, ha entendido que este límite al ius prohibendi del titular de la marca solo se aplica al nombre civil de las personas físicas, no a la denominación social. Respecto de éstas, en aplicación del art. 37 LM, los tribunales examinan si el uso de una denominación social idéntica a una marca es conforme con “las prácticas leales en materia industrial y comercial”, lo que quiere decir que no hay riesgo de confusión o asociación ni aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Este es el conflicto resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2012.

En la segunda instancia fue desestimada la pretensión de condena que había deducido, en su demanda, Parquet Pavón, SL, como titular de una marca y un nombre comercial registrados, contra Tarimas y Pavimentos Pavón, SL, para que eliminara de su denominación social la palabra " Pavón ", ya que entendía que generaba en los consumidores riesgo de confusión con los signos referidos - la marca denominativa, "Parquet y Pavimentos Pavón " y el nombre comercial " Parquet Pavón " –.

El Tribunal Supremo aplica la doctrina resumida más arriba y concluye que, en el caso, el tribunal de apelación determinó que el uso de su denominación social por el demandado era lealmente respetuosa de los derechos de propiedad industrial sobre la base de dos argumentos:

Uno, negado de modo implícito y con escasa contundencia: la demandada no usa su denominación como marca o nombre comercial. Otro, afirmado de modo expreso: la demandada se constituyó con su actual denominación después de haberlo hecho la sociedad demandante, pero antes de que la misma registrase su marca y nombre comercial, por lo que ninguna mala fe cabe advertir en sus fundadores respecto de unos signos entonces inexistentes.

Obsérvese cómo, en la práctica, se equipara la denominación social al nombre civil de las personas físicas: una vez probada la identidad con una marca, el demandado habrá de probar que la usa exclusivamente para identificarse, no para distinguir sus productos de los de los competidores. Y los mejores indicios, al respecto, son el carácter previo de la denominación social respecto de la marca y la utilización de otros signos como marcas por parte del demandado.

El hijo competidor: registro de marcas de mala fe

Si el Juzgado de lo Mercantil dijo esto

Ello sentado, el Juzgado de lo Mercantil afirmó la mala fe de los solicitantes de los registros de las marcas anuladas, exteriorizada en el intento de " apropiarse del esfuerzo, de la creación, de la ideación efectuada por un tercero y perpetuada a lo largo del tiempo, máxime cuando aquel es conocedor pleno de la situación fáctica concurrente [...] porque así hay que pensar de alguien que, dedicado al ámbito de la repostería, desarrolla su actividad en un territorio tan poco extenso como el de Menorca, en la misma localidad de la isla, miembro de la misma familia que durante generaciones ha explotado el negocio bajo unos signos distintivos, abre dos locales a escasos metros del centro de trabajo principal de la saga de los Cesar Luis Angel , lugar donde precisamente el demandado comenzó su labor profesional y su formación como pastelero ". También destacó el órgano judicial la notoriedad de los signos usados por los demandantes, " ya que existía un conocimiento público y contrastado de la vinculación de las denominaciones objeto de nulidad al ámbito de la repostería de la isla de Menorca ". Y concluyó afirmando que la intención de los demandados fue la de " bloquear la actividad profesional de la actora, así como de beneficiarse de su labrada reputación y trabajo de tantos años ".

Y la Audiencia Provincial añadió

tras destacar que los signos utilizados por los demandantes eran conocidos en el sector y que los registrados se confundían con ellos, concluyó afirmando que la mala fe de los solicitantes consistió en que, siendo conocedores de la existencia de los mismos, " cuando decide[n]
romper sus relaciones comerciales, de manera torticera intenta[n] consolidar a su favor, por el juego de la inscripción registral, el uso exclusivo de unos signos distintivos, que con anterioridad eran usados por los accionantes ".

Se comprenderá que el Supremo concluya

Por ello y al fin el motivo debe ser desestimado. Los hechos probados no pueden ser alterados por medio del recurso de casación y los criterios de que, a partir de aquellos, se han servido los Tribunales de las instancias, para subsumirlos bajo el supuesto del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , son plenamente correctos: el registro de los signos litigiosos se llevó a cabo para impedir a los demandados el uso de los suyos y para atraer hacia aquellos el prestigio ganado por éstos.

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2012

¿No estamos locos? Denominaciones sociales

Tomado de NotariosyRegistradores.org

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la decisión del registrador mercantil central III, referida a la emisión de un certificado de reserva de una denominación social.

Hechos: Se solicita del RMC la denominación de FR ABOGADOS, SL.

Se deniega por el RMC, según nota explicativa, por los siguientes motivos:

1º. Que existe una denominación ya registrada como «HR Abogados SL».

2º. Que, hay identidad, no sólo en caso de coincidencia total, sino también “cuando se dé la utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética”. Art. 408.1.3ª RRM.

3º. Que, a mayor abundancia, la Dirección de los Registros y del Notariado, en Resoluciones de 25/10/10 y 26/10/10 amplía la noción de identidad absoluta entre denominaciones a una «cuasi-identidad» o «identidad sustancial» entre ellas.»

4º. De acuerdo con todo ello, se considera que existe identidad entre la denominación solicitada «FR Abogados SL», y la denominación ya existente –entre otras–»HR Abogados SL».

Doctrina: La DG admite el recurso con revocación de la nota de calificación.

1ª. Lo fundamental en materia de denominaciones sociales es el principio de novedad en la denominación social, que determina que cada nueva sociedad tenga un nombre distinto al de las demás.

2ª. Nuestro sistema prohíbe la identidad, sea ésta absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple semejanza.

3ª. Sería deseable “una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas que impidiese la reserva o inscripción de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria relevancia en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial”.

4ª. La diferenciación entre denominaciones semejantes es “una tarea compleja”.

5ª.La denominación denegada no incurre en la prohibición de identidad, y por ello puede considerarse como nueva, por cuanto se aprecia que el término o signo distintivo, constituido por la partícula inicial, la “efe” frente a la “hache” es suficiente para diferenciar las denominaciones, cuya coincidencia se cuestiona en este recurso, sin que se aprecie suficiente semejanza gráfica o fonética susceptible de inducir a error entre ambas.

Tulipán Negro y la utilización no marcaria de una marca ajena

Briseis SA demandó a unas comunidades de propietarios porque habían denominado a los edificios de la urbanización – construida donde antes estaba la fábrica de Briseis – Briseis I, Briseis II etc. Briseis alegó que sus marcas eran renombradas y, por tanto, que su protección no estaba limitada por el principio de especialidad (que se usen por un tercero para el mismo tipo de productos). No tuvo suerte en ninguna de las instancias. El Supremo desestima el recurso de casación diciendo que el juicio sobre si una marca es renombrada o no, es una cuestión de hecho y no puede revisarse por el TS mas que dentro de las reglas sobre la carga de la prueba (art. 469 II LEC). Y el TS considera que el tribunal de instancia hizo bien al considerar que Briseis (aunque sí, quizá, Tulipán Negro) no era una marca renombrada en el sentido de conocida por todo o gran parte del público correspondiente.

Y, a continuación, entra en el meollo: el uso que las comunidades de propietarios estaban haciendo de la marca no era marcario.

Realmente, la " ratio " de la sentencia recurrida, cuya argumentación, según expusimos, se integra también por la de la primera instancia, radica no en que las marcas " Briseis " carezcan de la condición de renombradas - aunque sean notorias -, sino en que las comunidades de propietarios demandadas, al usar la denominación para identificar sus respectivos edificios, no cometen objetivamente infracción alguna en el plano marcario. En efecto, como se expuso al principio, la grabación de las letras "Briseis ", seguida de un número, se utiliza por los copropietarios demandados con el único fin de singularizar los edificios comunes, en cuya fachada principal aparecen inscritos los signos. Y no hay constancia, según se da por supuesto en las sentencias de las dos instancias, de que se destinen directa o indirectamente a distinguir productos o servicios - o empresas o establecimientos mercantiles – … cumple traer a colación la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias de 12 de noviembre de 2002 (C-206/01 ) y de 16 de noviembre de 2004 (C-245/02), en las que se afirma que el uso de un signo con una finalidad diferente de la de distinguir los productos o servicios queda fuera del " ius prohibendi " reconocido al titular de la marca.”

A continuación, reconoce que el art. 5.5 de la Directiva de Marcas establece que son compatibles con la Directiva las normas estatales

“relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o los servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. (Art. 34.2 c LM)

Y concluye que la utilización de la marca que hicieron las comunidades de propietarios no era una utilización “en el tráfico económico” como exige dicho precepto ni susceptible de causar perjuicio económico al titular.

Además se descarta la aplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal al caso porque no se dan los requisitos del art. 2 ya que las comunidades de propietarios “no participan en el mercado”

El caso es fácil y, no obstante, dos de las comunidades se allanaron. No entendemos el empeño de Briseis SA. Pero en esté ámbito se plantean problemas muy difíciles, porque lo normal es que sean otras empresas que sí participan en el tráfico económico las que hagan este uso no marcario y cuesta mucho decidir, en el caso concreto, si hay riesgo de asociación, un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca o un efecto dilutivo del renombre de ésta.

Lo que los sitios como Trip Advisor le están haciendo a las marcas

Según algunos, la inversión en la marca deja de ser rentable si los consumidores tienen información “local” del producto a través de la red. La marca, como garantía de calidad pierde valor si puedo obtener – gratis – información objetiva. No me parece. En relación con productos de consumo, dado que los productos que se venden bajo una misma marca son idénticos, no hay ningún cambio. En relación con cadenas de franquicia (hoteles, por ejemplo), lo que estos sitios web hacen es mostrar a los franquiciadores que la homogeneidad en la calidad en todos los establecimientos franquiciados debe ser lo más elevada posible. Pero eso ya lo sabían.

¡Qué lío con las licencias no exclusivas de marca! el caso Diesel

El titular de una marca concede una licencia no exclusiva para fabricar y comercializar zapatos bajo dicha marca. Pero, a la vez, el titular fabrica y comercializa zapatos con la misma marca. Pues bien, en tal caso, incurre en competencia desleal – confusión – el licenciatario que no se limita a colocar la marca para cuyo uso está legitimado sino que imita el aspecto general del producto fabricado por el titular de la marca (trade dress, Austtatung).

El Supremo, en la Sentencia de 30 de junio de 2011 considera que el licenciatario no incurrió en confusión desleal porque se limitó a usar la marca tal como estaba autorizado y que el titular no incurrió en denigración porque comunicara al público que los productos comercializados por él eran distintos de los productos fabricados y comercializados por el licenciatario de la marca.

Marca que deviene engañosa cuando se usa

Es cierto que… la razón por la que la Audiencia Provincial consideró que el registro de la marca litigiosa no podía generar riesgo de error en los consumidores de tabaco, no estaba referida a circunstancias concurrentes en el signo, sino en los productos para cuya diferenciación éste se había concedido - " tabaco cubano cultivado en Cuba " –. …

Ese planteamiento sería correcto si se considerase la marca como una realidad estática, esto es, si no tuviera por fin ser usada en el mercado. Desde ese punto de vista la marca " Herencia Cubana ", realmente, no infringe la prohibición de la letra g) del artículo 5, apartado uno, de la Ley 17/2.001 - letra f) del apartado uno del artículo 11 de la Ley 32/1.988 -, que es la primera de las denunciadas que examinamos. Pues, al fin, el registro se concedió para identificar el origen empresarial de productos en los que la función informativa de la marca se cumple sin desviación alguna.

QUINTO. Sin embargo, toda marca tiene el fin de ser utilizada como instrumento indicador de un origen empresarial determinado y, por ello, cumple una función típicamente concurrencial, que es la que justifica su reconocimiento y protección por el ordenamiento.

Si a esa visión dinámica de la marca se le unen las particularidades del mercado del tabaco cubano - declaradas probadas en la instancia -, las cuales impedían en la fecha del registro, de un modo absoluto - por más que sólo mientras el comercio sobre los productos de que se trata no se rija por las reglas de la libre concurrencia -, que Dos Santos, SA utilice su marca "Herencia Cubana " en el mercado para identificar " tabaco cubano cultivado en Cuba ", llevan a una conclusión distinta de la sancionada en las dos instancias.

Y es que la posibilidad de inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos existe, también, cuando la información que emite la marca no genere error en tanto no se use, pero sí tan
pronto ello se haga del único modo en que es jurídicamente posible a su titular hacerlo en la fecha del registro. En este caso, para identificar tabaco no cultivado en Cuba.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010

CASO MONIX: MARCAS CONFUNDIBLES PUEDEN COEXISTIR

Los jueces no se cortan al criticar a los abogados

"La formulación del recurso es absolutamente deficiente e incurre en importantes defectos de forma hasta el punto de que debieron haber determinado su inadmisión por no haberse observado la claridad y extraordinarios dado su rigor formal. Aparte de no especificarse el ámbito de cada uno de los motivos que se aducen conjuntamente –números 2º y 4º del art. 469.1 LEC-, se acumulan, de forma asistemática, alegaciones de diferente índole, se mezclan desordenadamente cuestiones heterogéneas, se confunden conceptos y se incurre en contradicciones como la de “que no se pretende que se valore nuevamente la prueba practicada” para seguidamente pretender una valoración de la prueba documental..."

AGOTAMIENTO COMUNITARIO DE DERECHO DE MARCA

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2009 se recoge, en dos párrafos, la doctrina acerca del agotamiento comunitario - pero no internacional - del Derecho de marca

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"En consecuencia, si el titular de la marca no puede prohibir - a salvo las excepciones admitidas, que en el caso que se decide no entran en juego -, por haberse agotado su derecho, el uso del signo cuando identifique productos auténticos comercializados en el Espacio Económico Europeo, por él o con su consentimiento, podrá hacerlo cuando se trate de productos comercializados, aunque sea en dichas condiciones, en países terceros, esto es, fuera del referido Espacio - sentencias de 1 de julio de 1.999, C-173/98, 13, de 20 de noviembre de 2.001, C-414/99 y 416/99, 32, 33 y 39, y de 8 de abril de 2.003, C-244/00, 26 -. Por otro lado, no impide el agotamiento la circunstancia de que productos del mismo tipo que los importados desde fuera del Espacio Económico Europeo hubieran sido vendidos con anterioridad por la titular de la marca o con su consentimiento en el Reino Unido y España, dado que, como precisó la sentencia de 1 de julio de 1.999 - C- 173/98, 19 -, los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular.