En la STS 23 de julio de 2012 se resuelve el caso “Maristas”.
Los Maristas tienen registrada la marca comunitaria Hemanos Maristas para actividades de enseñanza. Reyal Urbis desarrolló una promoción inmobiliaria de 148 viviendas, en un barrio de Alicante, entre las calles Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández, que ha denominado "Residencial Maristas".
Los Hermanos Maristas ejercitaron en su demanda una pluralidad de acciones de violación de su marca por el empleo que la demandada estaba realizando del signo distintivo "Maristas".
“Esta demanda se basaba en la consideración de que su marca era notoria y en el ius prohibendi que le reconoce el art. 9.1.c) del Reglamento de la Marca Comunitaria . Las acciones ejercitadas eran de cesación de los actos que violan la marca de la actora, indemnización de daños y perjuicios (2.050.786,27 euros), adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y publicación de la sentencia a costa de la demandada. Por su parte, la demandada, además de oponerse, formuló reconvención por la que interesaba la nulidad absoluta de la marca de la actora debido a que carece de distintividad, por su carácter descriptivo y porque se ha convertido en un signo genérico.
La Audiencia negó el carácter notorio de la marca "Maristas" por falta de prueba de los elementos cualitativos, esto es, porque aunque la marca era notoriamente conocida, no concurre el requisito cualitativo de la marca notoria o connotación de calidad de los servicios educativos prestados por los Hermanos Maristas.
El Supremo casa la sentencia de la Audiencia porque considera que, para que pueda afirmarse la existencia de una marca notoria
“no necesariamente, en todo caso, debe exigirse a la marca, para que goce de la consideración de "notoriamente conocida", que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. … lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.
Conviene recordar que la acción de violación se interpuso al amparo del art. 9.1.c) RMC, que habilita al titular de la marca comunitaria " para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos ".
La norma española correspondiente (a la norma similar de la Directiva de Marcas) es el art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de " prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada ."
A continuación, la sentencia analiza qué debe entenderse, de acuerdo con el Derecho europeo, por marca notoria o renombrada y, tras repasar la jurisprudencia, concluye que
“el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados. … Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios ."
Y añade que no es necesario que el comportamiento del tercero que utiliza la marca notoria haya de considerarse desleal. Basta con que haya perjuicio a la notoriedad o distintividad de la marca
Si la infracción de la marca notoria se apoyara en esta ventaja desleal o aprovechamiento indebido de la notoriedad la marca, tendría sentido exigir, como presupuesto esencial para que pueda existir tal aprovechamiento, aquellos requisitos cualitativos que inciden en la calidad de los productos o servicios marcados, o cuando menos en la imagen positiva que proyecta sobre los consumidores. La falta de acreditación de aquel "valor económico asociado a la marca notoria", podría justificar que la Audiencia no apreciara la infracción de la marca notoria basada en el aprovechamiento indebido de la notoriedad o distintividad de la marca. Pero no impide que la infracción pueda existir por el perjuicio a la notoriedad o distintividad de la marca.
Y el Supremo, contra lo afirmado por la Audiencia considera que los Hermanos Maristas podrían sufrir tanto una dilución del valor distintivo de la marca por “dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público” como un perjuicio reputacional por asociación entre la actividad del tercero y la institución titular de la marca “El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca" . En cuanto a los daños, el Supremo los fija en el 1 % de la cifra de negocios del infractor utilizando la marca (art. 43.5 LM). No se considera probado daño moral ni se condena a la publicación de la sentencia respecto de la cual, dice el Supremo:
Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre , "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".
Lo primero que llama la atención es que las dos sentencias de instancia habían desestimado la demanda de los Maristas. Lo segundo, es que no hemos encontrado en la sentencia del Supremo ninguna referencia a su sentencia de 12 de septiembre de 2011 donde analizó un caso bastante parecido en el que unos edificios de una zona se denominaban “Briseis”, esto es, utilizaban una marca muy conocida de perfumes porque habían sido construidos en el antiguo emplazamiento de la fábrica de esta marca. Sobre esta sentencia hicimos esta entrada. Y en la sentencia, el TS dijo que la apreciación del carácter notorio de una marca era una cuestión que quedaba a la instancia y que el Supremo no revisaba. Es cierto que el Supremo concluyó que no quedó probado que las comunidades de propietarios que usaban la marca “Briseis” para dar nombre a sus edificios estuvieran haciendo un uso marcario, en particular, que no estaban haciendo un uso “en el tráfico económico”. Pero la referencia parecía obligada.
A nuestro juicio, y aunque entendemos que la cuestión es muy discutible, Reyal no estaba haciendo un uso marcario de “Maristas”. Es lógico que los barrios de una ciudad acaben siendo “nombrados” por los vecinos por referencia a algún edificio o institución situado en dicho barrio. Por ejemplo, en Madrid, las “Descalzas” o “los Jerónimos” por citar solo dos órdenes religiosas que han dado nombre a la zona donde se sitúan los edificios religiosos correspondientes. Por tanto, si Reyal construyó un edificio en Alicante en la zona donde estaba el colegio de los Maristas y el edificio o institución que identifica al barrio es el colegio de los Maristas, no parece indebido que Reyal denominara a la urbanización con el nombre con el que se conoce la zona. Si quería aprovecharse de algo Reyal no es de la reputación o del buen nombre de los Hermanos Maristas como institución educativa, sino de la buena reputación del barrio – buena localización, buenos servicios, tranquilidad… – donde se encuentra el colegio de los Maristas en Alicante.
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