Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017
Los hechos y la demanda
En la demanda (contra Bricoman) que dio inicio al presente procedimiento, Euro Depot, S.A. y Euro Depot España, S.A. (en adelante Brico Depot) alegaban que una herramienta de marketing muy importante para la actividad comercial de sus establecimientos era su catálogo de productos. Brico Depot entendía que este catálogo constituía una obra susceptible de protección tanto al amparo del art. 10.1.a) como del art. 12.2 LPI .
También denunciaba que Bricoman había plagiado este catálogo, en atención a las similitudes y coincidencias que afectaban a los siguientes aspectos: impresión en papel reciclado de apariencia modesta; formato reducido; impresión en cuatricromía; uso de la paleta de color; estructura interna de los catálogos comparados; criterios de codificación visual empleados; tipografía y uso de tablas de cálculo.
Un catálogo como obra: sólo puede ser protegido como base de datos
La sentencia recurrida ha reconocido que el catálogo de productos de Brico Depot constituye una obra de propiedad intelectual, no sólo protegida al amparo del art. 12 TRLPI , sino también del art. 10.1.a) TRLPI . Un tipo de catálogo de productos de bricolaje y material de construcción como el que emplea Brico Depot para ofrecer sus productos, por el contenido de su información, es difícil que pueda llegar a considerarse una «creación original literaria, artística o científica». Sobre todo si además se pretende su protección no respecto de un determinado catálogo, esto es, del contenido de un número concreto, sino en general de la forma y configuración de los catálogos, en cuanto al formato, estructura, selección y disposición de sus contenidos, que se consideran originales. En realidad, la Audiencia, guiada por lo expuesto en el informe pericial acompañado con la demanda, concluye que «la demandada imitó y copió el formato desarrollado por Brico Depôt como modelo de comunicación, buscando la asimilación más que la diferenciación»…
En realidad, la protección concedida por la sentencia de apelación es la propia de una base de datos prevista en el art. 12 TRLPI . Este precepto reconoce derechos de autor respecto de bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, tal y como preveía el art. 3.1 de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996 , de protección jurídica de las bases de datos. El art. 12 TRLPI , después de la trasposición de la Directiva, establece un criterio especial de originalidad para las bases de datos, que se refiere a la selección o la disposición de sus contenidos. Esto es, como se afirma en la doctrina, la originalidad debe referirse a la selección discrecional de las obras o de la información que va a conformar el contenido de la base de datos, la asociación entre ellas, su clasificación y ordenación para su ulterior almacenamiento y recuperación, la acumulación lógica, con títulos o cabeceras precisos para establecer relaciones entre los ítems informativos, documentos u obras, y, en definitiva, para permitir unas búsquedas rápidas y cómodas.
Al margen de que cabría cuestionarse si el catálogo Brico Depôt es propiamente una base de datos, en cualquier caso, los criterios seguidos por la sentencia recurrida para apreciar el plagio no guardan relación con el reseñado criterio legal que debe entrañar la originalidad de la obra y que justifica su protección frente a quien lo plagia. La sentencia de apelación, guiada por el informe pericial aportado con la demanda, basa la existencia del plagio en la concurrencia en el catálogo de productos de la demandada (Bricomart) de una serie de elementos comunes a los de la demandante (Brico Depôt), que, como veremos, en su mayoría son irrelevantes para la protección del art. 12 TRLPI , pues son ajenos a «a selección o disposición de sus contenidos», lo que denota una aplicación indebida del precepto.
-
El uso de un papel reciclado, de apariencia modesta, que según el perito contribuye a dotar al catálogo de un valor intangible de responsabilidad social de la marca y le informa que no se trata de un catálogo de promoción, no incide en la originalidad de la base de datos que puede justificar su protección por derecho de autor, pues no se refiere al criterio legal «de la selección o disposición de sus contenidos».
-
Lo mismo puede decirse del formato reducido, que según el perito facilita el uso como guía de punto de venta, la impresión en cuatricromía y el uso de la paleta de colores, así como la tipografía. Estas coincidencias inciden en la estética del catálogo, pero son ajenas a la selección y disposición de contenidos.
-
Tampoco guardan relación directa con este criterio las coincidencias relativas a la estructura interna y a la codificación visual. Respecto de la estructura interna, la sentencia de apelación razona que «ambos –catálogos se organizan por secciones, como corresponde a los establecimientos, y exponen los productos mediante un criterio compositivo de alta densidad visual de estructura vertical y horizontal, las retículas compositivas son de múltiples variables de columna y permiten organizar las imagines en unidades grandes o pequeñas sin perder la coherencia gráfica de las paginas».
-
Y en cuanto a los criterios de codificación visual, la sentencia resalta que en ambos catálogos las franjas de color sirven para indicar secciones y cada sección se encabeza con una imagen en blanco y negro que ocupa entre un cuarto y un tercio de la página, con lo que se pretende situar al lector en el contexto de establecimiento. También se refiere a las maneras de presentar las ofertas y la retórica empleada. Lo anterior no se refiere propiamente a la selección del contenido, pues la selección de la información que se contiene en ambos catálogos viene determinada, con arreglo a un interés comercial, por los productos que son ofertados para su comercialización en cada caso, que suelen ser coincidentes en atención a que operan en el mismo mercado de productos de bricolaje y material de construcción. Podría tener algo que ver con la disposición de los contenidos, pero respecto de ello la originalidad en este caso es muy pequeña, por no decir inexistente, en relación con la que exige la Ley.
-
Finalmente, y por lo que respecta a la introducción de tablas de cálculo, por muy útiles que puedan resultar, tampoco justifican la originalidad de la colección o base de datos que difícilmente pudiera llegar a reconocerse al catálogo de Brico Depôt.
Por todo lo cual, debemos estimar el motivo, ya que la sentencia recurrida ha infringido los arts. 10.1.a ) y 12 TRLPI al declarar que el catálogo de la demandante merecía la protección como derechos de autor que ofrecen dichos preceptos, y que la demandada había plagiado dicha obra. El catálogo de la demandante no merece la condición de obra a estos efectos y por ello las similitudes que presenta con el catálogo de la demandada no permiten apreciar infracción alguna de derechos de autor.
Competencia desleal: aplicación de la cláusula general del art. 5 LCD
"esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas" ( Sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre ).
No se cumplen los requisitos para afirmar la existencia de un acto de imitación desleal (art. 11 LCD), en concreto, no hay un acto de expolio, por lo que no puede calificarse de desleal bajo la cláusula general del art. 5 LCD
La conducta que según la demanda constituía un acto de competencia desleal, por ser contraria objetivamente a las exigencias de la buena fe era copiar el diseño, en un sentido amplio, del catálogo empleado por Brico Depot. Esta prestación o iniciativa empresarial está sujeta al principio de libre imitabilidad, prevista en el art. 11 LCD , con las excepciones antes reseñadas. Si no concurre ninguna de estas excepciones, porque no se cumplen sus requisitos o presupuestos legales, no se puede reprimir la conducta mediante su incardinación en el art. 5 LCD , pues con ello admitiríamos una antijuricidad degradada.
En alguna ocasión, en concreto en la sentencia 395/2013, de 19 de junio (vid. infra) , hemos incardinado en el art. 5 LCD un supuesto que calificamos de «expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno», … «la deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, … En nuestro caso, la conducta de la demandada no va encaminada a aprovecharse de una concreta campaña publicitaria o de marketing de la demandante, y con ello de la inversión realizada en ella. Lo que hace es copiar la forma de presentar los productos que desde hace mucho tiempo emplea la demandante en sus catálogos de productos. El beneficio que la demandada pudiera conseguir por haber acomodado su catálogo a la forma y estructura que desde hace tiempo venía empleando la demandante en sus catálogos derivaría de que esa «fórmula» o tipo de catálogos se han constatado muy eficaz desde el punto de vista comercial, en el mercado en el que operan. Más allá de que la demandada se haya acomodado a la forma de ofertar los productos de un competidor que tiene éxito en el mercado, al adaptar su propio catálogo a la forma en que lo hace Brico Depôt, lo que por sí no constituye ningún acto de competencia desleal, no se ha alegado ni mucho menos acreditado la concurrencia de alguna otra circunstancia que determinara la deslealtad en la obtención del eventual beneficio derivado de la imitación, como sí ocurrió en el supuesto enjuiciado en la sentencia 395/2013, de 19 de junio .
El precedente de Pascual “funciona” contra Don Simón
En el caso resuelto en la Sentencia de 19 de junio de 2013, Don Simón había copiado la campaña publicitaria de Pascual en la que éste había cambiado sus refrescos de leche y frutas (“biofrutas”) para dejar de usar el término “biofrutas” y sustituirlo por “Pascual funciona”. Don Simón añadió el término “funciona” a sus productos semejantes al mismo tiempo que Pascual lanzaba la campaña publicitaria. El Supremo entendió en aquella ocasión, que había un acto de expolio encuadrable en la cláusula general de competencia desleal del art. 5 LCD lo que formuló, en términos de grupo de casos, como “parasitación de las inversiones hechas por un tercero en el lanzamiento o en la consolidación de un producto o servicio en el mercado.
justo después de la reseñada campaña publicitaria desarrollada por Leche Pascual, la demandada (que explota sus productos con la marca Don Simón), para aprovecharse indebidamente de esta campaña y del esfuerzo económico que le supuso a Leche Pascual, empleó en la presentación de sus productos el término "funciona" sobre el que se basaba la reseñada campaña publicitaria, esto es, utilizó el mismo medio publicitario empleado por la demandante, sin su consentimiento, como elemento para trasladar a los consumidores una oferta competidora.
Conviene insistir en que la deslealtad viene determinada en este caso porque el lanzamiento del mismo producto con una presentación muy similar, en la que se utiliza el medio publicitario (el termino "funciona") empleado por Leche Pascual en su campaña de publicidad, de forma idónea para aprovecharse de ella, se hace justo después de que se realizara esta campaña y, lo que es más importante, antes de que se consolidaran sus efectos o frutos. Pues, si el lanzamiento por parte de la demandada de su nueva forma de presentación del producto, que incluía el término "funciona", se hubiera realizado en otro mercado o en otras circunstancias, como lo es después de que hubiera pasado un tiempo razonable para que la campaña publicitaria de Leche Pascual y, con ella, las inversiones que requirió, hubieran podido alcanzar el objetivo perseguido de ampliar la cuota de mercado de su producto y asentar la vinculación del elemento publicitario que supone el término "funciona" (sustitutivo de la denominación antes empleada "bio frutas") con Leche Pascual, entonces la conducta no hubiera sido desleal por muy importantes que hubieran sido las inversiones y muy destacada la posición y reconocimiento del producto de Leche Pascual.
El efecto consiguiente a la anterior apreciación es que la estimación de las acciones de competencia desleal basadas en esta conducta, y, en concreto, la cesación de la conducta desleal, no puede conllevar una prohibición de utilizar el término "funciona" una vez ha transcurrido el tiempo razonable en que pudo producir efecto la campaña publicitaria de la demandante.
