Revelación y explotación de secretos empresariales que consisten en patentes y know-how que son objeto de licencia

Daniela, 9 años

Los hechos

Es la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017

• La demandante, Pipe Restoration Technologies, LLC (en adelante Pipe) es una sociedad americana dedicada a la limpieza de tuberías. Manifiesta tener un sistema propio de actuación, que entiende tiene la consideración de «Know How», además de una patente USA y dos marcas en la UE («e-pipe» y «Aceduraflo»).
• Pipe concedió una licencia en exclusiva a Aceduraflo España, S.L. (en adelante Aceduraflo España) para la utilización de aquel sistema propio y de las marcas. Las cláusulas 8ª y 9ª contrato imponían a la licenciataria un deber de confidencialidad y la obligación de cesar en el uso del know how una vez concluyera la relación contractual.
• Marco Antonio y Bernardo eran los socios de Aceduraflo España.
• El contrato de 12 de diciembre de 2006 fue resuelto el 4 de marzo de 2011, por incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Aceduraflo España, entre ellas el pago de los correspondientes royalties.
• Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obras, S.L.U. (en adelante, Tecnología) es una sociedad constituida el 15 de marzo de 2011 por Basilio , quien además de socio único es su administrador.
• El objeto social de Tecnología era el mismo que el de Aceduraflo España. El Sr. Basilio había trabajado para Aceduraflo España, como comercial.
• Los tribunales del orden jurisdiccional social han entendido que había existido una sucesión de empresa de Aceduraflo España a Tecnología.
• El 13 de abril de 2011, el Sr. Bernardo constituyó la sociedad Aire Corindón Epoxy, S.L., cuyo objeto social es la fabricación y venta de maquinaria para la restauración de tuberías sin obras.
• El 17 de abril de 2011, el hijo del Sr. Bernardo obtuvo el nombre de dominio «fontaneríasinobras.es», que redirige a la web de Aceduraflo España.

Pipe demanda a toda la tropa (Aceduraflo, Tecnología, Aire Corindón, a Marco Antonio y a Bernardo) por competencia desleal. Los demandados dicen que carece de legitimación activa para hacerlo. “porque (Pipe) no participa en el mercado español” y niegan la competencia desleal porque el contrato de 2006 era nulo porque Pipe no tenía la patente en Europa y no podía tenerla ya que el método de limpieza ya era conocido en Europa, de modo que “de haberlo sabido, no hubiera suscrito el contrato, pues en realidad no existía nada secreto”

En todas las instancias se da la razón a la demandante. Los demandados infringieron los secretos empresariales de la demandante e incumplieron las cláusulas del contrato dirigidas a asegurar el carácter secreto y evitar la explotación del mismo por parte de los demandados o de terceros por lo que infringieron lo dispuesto en los arts. 13 y 14.2 LCD:

Sobre la legitimación activa de Pipe

La legitimación para el ejercicio de las acciones de competencia desleal se halla regulada en la actualidad en el art. 33 LCD . En el primer párrafo de su apartado primero recoge la regla de legitimación individual aplicable al caso, en el que se han ejercitado acciones de competencia desleal contenidas en los cinco primeros números del art. 32.1: «Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1 a 5…

…  no podemos negarle legitimación activa a Pipe por las siguientes razones. … el término participación en el mercado debe analizarse también en función de la concreta conducta desleal, para evitar que una aproximación muy literalista del término conduzca al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales denunciadas y ahora declaradas en la instancia. A la vista de lo acreditado en la instancia, Pipe es una sociedad americana que se dedica a la restauración de tuberías sin obras, para lo que ha desarrollado un know how propio, que fue objeto del contrato de licencia que concertó con Aceduraflo España en el año 2006, para que explotara en exclusiva en España ese know how y unas marcas. En cierto modo se puede decir que, por esta vía, Pipe participaba en el mercado español, máxime si tenemos en cuenta que la conducta desleal frente a la que reacciona por medio de las acciones de competencia desleal, es la violación de los secretos industriales en que consistía aquel know how ( art. 13.1 LCD ) tras la resolución del contrato de licencia y el aprovechamiento de la infracción de la obligación de cesar en el uso del know how una vez concluida aquella relación contractual ( art. 14.2 LCD ).

El sistema de restauración o arreglo de tuberías, sin realizar obras, de Pipe y las marcas con las que se distingue en el mercado, fueron licenciadas en exclusiva a Aceduraflo España, siendo esta una forma a través de la cual se introdujo en el mercado español. En el que, a estos efectos de la explotación de su know how , se entiende que ha participado primero a través de Aceduraflo España y, luego, tras la resolución del contrato de licencia con esta, por medio de una sociedad filial, Pipe Restoration Technologies España, S.A.

A estos efectos, el hecho de suministrar a Aceduraflo España el know how propio para la reparación de tuberías sin obras, mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado, y la violación del secreto industrial que suponía ese know how , así como su aprovechamiento por terceros, perjudicó directamente los intereses económicos que Pipe tenía en aquel know how .

El know-how licenciado no coincide con las reivindicaciones de la patente

El motivo presupone que el secreto industrial en que consiste el know how cedido en licencia por Pipe a Aceduraflo España coincidía con la invención que fue objeto de una patente americana, cuando esta circunstancia no se ha declarado probada en la sentencia de apelación, de cuya argumentación se desprende lo contrario, esto es, que el know how objeto del secreto industrial no coincidía exactamente con lo divulgado por la patente.

Es cierto que la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello que deja de ser secreto.

Pero también lo es que la patente puede venir complementada con un know how , que escapa al objeto de la patente, y que puede facilitar su explotación empresarial. De este modo, el que la demandada tuviera una patente relacionada con el sistema que empleaba para la reparación de tuberías sin obras, no significa que esta invención absorbiera todo el know how de la empresa, y por lo tanto no impide que respecto de lo no divulgado con la patente pudiera subsistir un secreto industrial.

Por lo tanto, el motivo debe ser desestimado: no menciona la norma jurídica infringida y además presupone algo que no ha sido declarado por la sentencia recurrida, e incurre así en una petición de principio.