Sentencia Nike de la Audiencia Provincial de Barcelona: ¿protección monopolística de la reputación más allá del derecho de marcas y del art. 11 LDC?

Es la Sentencia de 8 de enero de 2013. El demandado era un imitador de las camisetas de los equipos de fútbol licenciados por los clubes a Nike. No infringía los derechos de propiedad industrial o intelectual (marcas, escudos oficiales de los equipos…) pero, en conjunto, la prestación del demandado era semejante a las “camisetas oficiales”. El demandado incluyó su propia marca y suprimió las referencias a los nombres de los clubes en sucesivas partidas de su producto.

La Audiencia Provincial comienza su análisis señalando que el pleito es un pleito de competencia desleal y, en concreto, sobre la licitud de una imitación no porque sea confusoria (el consumidor cree, al comprar la prestación del demandado que está comprando una “camiseta oficial”) sino porque supone un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11.4 LCD)

En este caso, no se ha invocado un derecho legal de exclusiva sobre la prestación, que consiste en las camisetas, más o menos singularizadas en su diseño, de diversos clubs de fútbol o de selecciones nacionales, al margen de los escudos oficiales que, por sí solos, no constituyen la "prestación". Ésta es algo más que el diseño o que el emblema o escudo del club registrado como marca; se trata de una prenda deportiva que incorpora colores, emblemas, otros textos, determinados materiales de confección y un cierto grado de diseño 9 creativo. La "prestación" es el conjunto de todos esos elementos, y sobre ese conjunto no se invoca un derecho de exclusiva, ni estamos en condiciones para afirmar que debiera ser objeto de él.

Y, de ahí, concluye que no había habido imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno porque reconoce que, en la medida en que el demandado había soportado los costes de fabricar sus camisetas, los hechos no se encuadran en los precedentes en los que se ha admitido la comisión de un acto de competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno (reproducción automática – fotocopia – de una prestación ajena). Tampoco tiene más suerte el demandante – Nike – con la alegación de que el demandado se había aprovechado de la reputación ajena. Si se ha aprovechado de alguna, viene a decir el Tribunal, es de la de los clubs, no de la de Nike. Pero, en la medida en que el demandado no hacía uso de los escudos oficiales ni de marcas registradas, tampoco puede decirse que se haya aprovechado de la reputación ajena.

El demandado, sin embargo, pierde. Porque el Tribunal considera que la conducta del demandado era contraria a las exigencias de la buena fe, esto es, aplica la cláusula general del art. 4.1 LDC. El Tribunal se defiende frente a la crítica de que, si hay un acto de competencia desleal enmarcable en alguno de los supuestos de la lista de actos desleales – imitación, en este caso – los jueces no pueden ampliar el ámbito de aplicación de la lista a través de la cláusula general, esto es, no puede crear ilícitos por imitación, confusión, denigración etc que no cumplan todos los requisitos de los tipos correspondientes de los artículos 5 y siguientes de la Ley. En realidad – viene a decir – no estamos ante un acto de imitación, sino ante una conducta sui generis que debe prohibirse bajo la cláusula general porque lo suyo no era “competencia por eficiencia de las propias prestaciones", sino competencia parasitaria, basada “en el éxito comercial de la prestación ajena”.

Aunque la Audiencia hace un notable esfuerzo argumentativo para convencernos de que el demandado es un “pirata” que merece perder el pleito, no resulta convincente porque los consumidores no están mejor por el hecho de que se prohíba hacer “versiones low-cost” de camisetas de fútbol de los más prestigiosos equipos si no se infringen derechos de propiedad intelectual e industrial y los consumidores no son inducidos a error respecto a que no han comprado the real thing, sino una camiseta barata que permite al que la compra reflejar su pasión por un club de fútbol determinado.En este sentido, la argumentación es contradictoria. Por un lado ha negado que estemos ante imitación confusoria pero señala que el demandado ha creado sus camisetas

“con la finalidad de crear la percepción en el público de que la camiseta comercializada es la camiseta oficial del club/selección. La demandada no se ha limitado a comercializar camisetas con los colores del club/selección de fútbol bajo una marca propia, sino que ha combinado todos los elementos identificativos del mismo para crear la apariencia de producto (camiseta) oficial del club/selección, registrando además unas marcas mixtas con la finalidad de utilizar el elemento gráfico de las mismas por su similitud con los escudos/marcas de los clubs/selección y, en definitiva por su capacidad de vincularlas a los productos oficiales y no con la función propia de las marcas de distinguir sus propios productos de los procedentes de otras empresas. El uso del elemento denominativo de la marca registrada de la demandada ("JNO" o "WTJ") o la expresión de "producto no oficial" en la etiqueta interior o en la etiqueta exterior de cartón no impide que los consumidores adquieran la camiseta por su apariencia de camiseta oficial del club/selección de fútbol. Con ello queremos significar que el registro por la demandada de las referidas marcas no merece el reproche de deslealtad, esto es, la conducta desleal no la constituye el registro por la demandada de las mencionadas marcas sino el expresado uso que realiza de las mismas en las camisetas que imitan las oficiales de los clubs/selecciones de fútbol.

La Audiencia añade que, de lo que se trata, es de proteger el derecho de los clubes a la explotación exclusiva de su imagen y “atractivo” para los consumidores. Lo dice indirectamente

La comercialización de las referidas camisetas, que son imitación de las oficiales de los clubs/ selección con la integración de los elementos identificativos de éstos sin estar legitimada por autorización alguna, permite a NOSKO obtener unos beneficios económicos sin haber mediado el proceso de actividad (gastos, trabajo, medios materiales) normal u ordinaria en el mercado para poder obtener la autorización de los clubs/selecciones para comercializar sus productos oficiales y con una intromisión o injerencia ilegítima en la esfera de exclusiva de NIKE. La demandada ha obtenido una ventaja desleal derivada de su intromisión en el ámbito de exclusiva de la demandada con provecho propio de los resultados derivados de la actividad empresarial desarrollada por NIKE en el patrocinio y comercialización en exclusiva de la camiseta o indumentaria oficial de los referidos clubs y selección de fútbol.

De esta forma, la calificación de la conducta del demandado – para introducirla en el art. 4.1 LCD – es la de un acto de obstaculización

La conducta de la demandada obstaculiza el normal desarrollo de la actividad de NIKE por invadir su esfera de exclusiva, impidiendo, por ejemplo, la explotación de su posición concurrencial exclusiva en el mercado mediante la concesión de sublicencias o autorizaciones para la comercialización de las camisetas oficiales en el canal souvenirs, y, además, procurando a la demandada un provecho propio que no deriva de la eficiencia de sus prestaciones. La comercialización por la demandada, sin la debida autorización, de camisetas que imiten estableciendo un vínculo en la mente del público (sin necesidad de que se dé riesgo de confusión) con las camisetas oficiales patrocinadas y distribuidas en exclusiva por NIKE mediante la integración de los elementos identificativos de las camisetas oficiales sobre los que recaiga un derecho de exclusiva no es expresión de una conducta de competencia por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones, sino de una conducta de obstaculización desleal de la actividad de NIKE en el mercado. En consecuencia, la conducta de la demandada ha alterado el normal funcionamiento del mercado o su estructura competitiva, debiendo merecer el reproche de desleal por ser objetivamente contraria a la buena fe, con arreglo al art. 4.1 LCD .

El razonamiento no es convincente porque “camisetas oficiales” y “camisetas baratas” de equipos de fútbol ni siquiera están en el mismo mercado. Basta con comparar los precios de venta (60 € o más las primeras y 2-20 € las segundas). Por tanto, estos “competidores” baratos de Nike no obstaculizan la actividad de Nike. Por el contrario, son procompetitivas en cuanto limitan la explotación de las pasiones de los consumidores por el fútbol por parte de los clubes que son los interesados en maximizar la exclusividad en la utilización de cualquier aspecto de su actividad. Recuérdense caso como la “liga fantástica”.

Existiendo dudas al respecto, la Audiencia debería haber adoptado la regla para el non liquet que contiene la Ley de Competencia Desleal: la imitación de las prestaciones ajenas es libre. Los jueces no deben crear supuestos analógicos de deslealtad por imitación. En otro caso, corremos el riesgo de extender, aún más, la protección de las marcas renombradas, ahora, no ya fuera del principio de especialidad, sino frente a cualquier imitación con independencia de que genere riesgo de confusión o no.

Actualización

 El Tribunal Supremo, en Sentencia de 29 de octubre de 2014 (cada vez va más rápido), ha desestimado el recurso de casación y ha confirmado la Sentencia de la Audiencia Provincial. No aporta argumentos nuevos por lo que la crítica dirigida a la Audiencia debe reiterarse para el Supremo.