Infracción de modelo de utilidad e infracción de patente

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En el marco de una acción negatoria de violación de patentes del art. 127 LP

la adición de elementos adicionales, cuando la realización cuestionada comprende "todas" las características del modelo de utilidad, no excluye la infracción. La demandante podría haber reivindicado, en su caso, una patente o un modelo de utilidad dependientes, que es aquella que precisa para su ejecución una patente anterior. Pero, en tanto esta no pase a dominio público, la ejecución de la patente anterior sin consentimiento de su titular implica infracción. Confirmamos, por tanto, el criterio de la sentencia apelada, que no tiene por probado que el dispositivo de la actora no infrinja el modelo de utilidad ES 1085804.

Por lo que se refiere a la posible infracción de la patente ES 2457668, el informe pericial (páginas siete y siguientes) señala que el dispositivo PHYSIO INVASIVA incorpora seis elementos técnicos que no están reivindicados en el modelo de utilidad, a saber: (i) un módulo generador de corrientes eléctricas PES, TENS constantes; (ii) las opción de aplicar corriente mediante agujas conectadas con pinzas tipo cocodrilo; (iii) el display muestra el voltaje aplicado; (iv) el dispositivo contiene un avisador acústico; (v) incorpora un sistema de apagado automático y de "stand by"; y (vi) incorpora una base que permite la elevación del dispositivo.

Al margen de los elementos adicionales, que no excluyen la infracción, como hemos expuesto, todos los elementos de la patente están presentes en la realización de la actora, salvo dos (página 8): (i) Un driver de control de la bomba de vacío, conectado al microprocesador, adecuado para aplicar una succión en la zona de aplicación de la corriente al paciente. (ii) Un software específico para suministrar una corriente pulsada con un pico de voltaje comprendido entre 60 y 90 V, con una duración de pulso comprendida entre 40 y 100 microsegundos y una frecuencia comprendida entre 60 y 125 Hz.

El driver de control de la bomba de vacío no está presente en la reivindicación primera, en contra de lo sostenido por el perito, sino en la tercera. En definitiva, se trata de un elemento que no está presente ni en la reivindicación primera ni en la realización de la demandante. Sin embargo, no es controvertido, al menos en esta segunda instancia, que el dispositivo PHYSIO INVASIVA no dispone del software específico para suministrar una corriente pulsada con los picos de voltaje señalados. La sentencia apelada admite implícitamente que ese elemento, presente en la reivindicación primera, no está en el dispositivo de la actora, al aludir a una posible infracción por equivalentes. A tal conclusión parece que llega la sentencia a partir de las confusas explicaciones ofrecidas por el perito en la vista (minutos 24 a 28), en el sentido de que el mismo efecto podría obtenerse si se utiliza otro tipo de corriente, como la llamada corriente TENS. Estimamos, sin embargo, que el perito no se pronunció de forma taxativa.

Y lo que es más importante, que la cuestión relativa a una eventual infracción por equivalencia no se suscitó en los escritos de alegaciones, quedando fuera del objeto del proceso. Entendemos que al demandado incumbía haber introducido esa circunstancia en el escrito de contestación, identificando el elemento que cumple la misma función.

La infracción por equivalencia se produce cuando un elemento de la reivindicación se sustituye por otro alternativo con el que se logra el mismo resultado. De ahí que se aluda, en esta modalidad de infracción, a que los elementos son intercambiables

Sólo al ser interrogado el perito y a la vista de sus respuestas surgió esa posibilidad, que no se analizó por las partes en los escritos ni se practicó prueba al respecto.

En definitiva, estimamos que ha quedado acreditado que no existe infracción directa de la patente ES 2457668, en la medida que no todos los elementos de la reivindicación primera están presentes de forma simultánea en el dispositivo de la actora. Falta un software específico para suministrar una corriente pulsada con un pico de voltaje comprendido entre 60 y 90 V, con una duración de pulso comprendida entre 40 y 100 microsegundos y una frecuencia comprendida entre 60 y 125 Hz. Y si no infringe la reivindicación primera, tampoco infringe las demás. Por todo ello debemos estimar en parte el recurso y revocar parcialmente la sentencia apelada, declarando que el dispositivo PHYSIO INVASIVA de ENRAF no infringe la patente ES201330973.

Es la SAP Barcelona 19 de abril de 2018

Para aprender

1. Averigüe qué significa exactamente infringir por equivalente

2. Que son las “reivindicaciones”

3. Por qué dice el Tribunal que “si no infringe la reivindicación primera, tampoco infringe las demás”

4. Por qué dice el Tribunal que se puede haber infringido el modelo de utilidad y no la patente. ¿Qué diferencia una figura de la otra y, en este caso, en qué consistía el objeto protegido por uno y por otra?