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miércoles, 5 de septiembre de 2018

El uso de una marca renombrada

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A Rami Aboukhair

La cuestión litigiosa está perfectamente explicada en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2018 ECLI: ES:APM:2018:7781

La conducta en que se sustenta la demanda consiste, en esencia, en que para promocionar la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba bajo la denominación "Club Blinko", BUONGIORNO ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros. En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimatoria. Tal decisión se sustenta, en esencia, en que el uso de la marca ZARA realizado por BUONGIORNO no afectó a ninguna de las funciones de la marca (de indicación de origen, publicitaria y de inversión), no lesionó la notoriedad de la marca de la demandante, ni implicó un aprovechamiento indebido de la reputación de la misma, considerándose, en cuanto a este último extremo, que se trataba de un uso con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio. Las acciones de competencia desleal ejercitadas con carácter subsidiario tampoco prosperaron al considerar el juez a quo que se encontraban prescritas.

Disconforme con lo así decidido, INDITEX apeló para solicitar una sentencia conforme con sus pedimentos iniciales. Debemos efectuar, sin embargo, dos precisiones: (i) en lo referente a la acción declarativa de infracción marcaria, se hace abandono de aquellos planteamientos de la demanda que se sustentaban en el artículo 34.2.b) LM , por lo que el juicio sobre esta cuestión y el consiguiente pronunciamiento desestimatorio debe considerarse excluido del ámbito de la labor revisora que como tribunal de apelación nos corresponde; y (ii) se concreta el montante indemnizatorio a la vista del resultado de la prueba practicada en primera instancia, pasándose a solicitar 84.000 euros por infracción del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el daño causado al prestigio de la marca


La cosa va, pues, del uso no marcario de una marca renombrada (una marca notoriamente conocida y que, además, tiene un halo de calidad que le proporciona reputación en el mercado v., entradas relacionadas). La protección marcaria de las marcas notorias se extiende más allá del principio de especialidad. Lo que es más discutido, en el marco del art. 34.2 c Ley de Marcas es si el titular de una marca puede oponerse al uso no marcario de su marca, es decir, al uso por un tercero pero no para distinguir sus productos en el mercado sino para otras finalidades.

Con la ley de marcas, la protección marcaria de la marca renombrada es total, por lo que resulta redundante la utilización de la legislación de competencia desleal a tal fin, lo que permite descargar al art. 12 LCD del cumplimiento de tal función. De este modo, el artículo 12 LCD debe quedar para el escrutinio de los usos no marcarios de la marca renombrada por terceros, cuando, este uso implique denigración, riesgo de asociación o aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Fuera de estos supuestos, sin embargo, no debe atribuirse al titular de la marca un derecho de exclusión del uso no marcario de la misma. La razón se encuentra en que, si se hace así, se extiende indebidamente el “derecho de propiedad” sobre la marca reduciendo el bienestar si los terceros extraen utilidad de tal uso y, eventualmente, los consumidores se benefician de la información asociada a tal uso.

En el caso, como veremos, la Audiencia considera prescritas las acciones de competencia desleal pero, seguramente, Inditex no podría haber probado que el uso que Buongiorno estaba haciendo de la marca era desleal porque suponía aprovechamiento indebido de la reputación ajena o denigración o riesgo de asociación.

El precepto legal reza

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

…c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.


La audiencia comienza rechazando que concurriera retraso desleal (Verwirkung) en la demanda de Inditex

Entendemos que el contenido de la contestación de BUONGIORNO al requerimiento de INDITEX impide atribuir a la falta de ejercicio de acciones legales con la inminencia anunciada el significado que le señala la apelante. En efecto, en su contestación BUONGIORNO no se limitaba a comunicar que había cesado en el uso de la marca presuntamente infringida, sino que también mostraba su frontal y absoluto rechazo a que su proceder pudiera considerarse infractor, bosquejando los argumentos jurídicos de los que se creía asistida para afirmarlo. En tales circunstancias, la significación del hecho de que no se promoviese inmediatamente demanda en reclamación de daños y perjuicios pese a la advertencia hecha en tal sentido ha de entenderse sin duda matizada por la probabilidad, más que fundada a la vista de los términos de la contestación de BUONGIORNO, de un escenario conflictual agudo en sede judicial, sin que, por otra parte, INDITEX tal como se desprende de los términos de su requerimiento, apareciera pertrechada en aquel momento de todos los elementos probatorios precisos para sostener su pretensión.

si, tratándose de la protección de una marca notoria, resulta también exigible la doctrina relativa a la afección de las funciones de la marca

En relación con este tema, cabe observar que el noveno considerando de la Directiva 89/104 señala como una de sus finalidades fundamentales facilitar que las marcas gocen de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados Miembros. De ahí cabe entender que la protección que se pretende brindar al titular de la marca viene determinada por sus intereses específicos en cuanto titular de la marca, lo que conduce lógicamente a anudar dicha protección a la afectación de las funciones de la marca.

En este sentido, resulta de una claridad meridiana el análisis que efectúa la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2010, C-376/11 , Pie Optiek (ECLI: EU:C:2012:502 ), al pronunciarse en los siguientes términos: "45. A este respecto, en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la misma Directiva se precisa que dicho titular dispone de un derecho exclusivo que lo faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, esto es, que haga una utilización comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budejovick Budvar, C 96/09 P, Rec. p. I 2131, apartado 144), de un signo idéntico o similar para determinados productos o servicios y en determinadas condiciones.

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicho derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (véanse las sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C 487/07, Rec. p . I 5185, apartado 58, y de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C 236/08 a C 238/08 , Rec. p. I 2417, apartados 75 y 77)" (énfasis añadido). En el mismo sentido se han pronunciado las sentencias de 19 de septiembre de 2013, C-661/11 , Martin y Paz Diffusion, S.A. vs. David Depuydt, apartado 58 (ECLI: EU:C:2013:577 ) y de 6 de febrero de 2014, C-65/12 , Leidseplein Beheer y De Vries, apartados 29 y 30 (ECLI: EU:C:2014:49 ).

A la luz de tales consideraciones, debemos concluir que yerra el apelante cuando sostiene que la doctrina de la afección de las funciones de la marca no juega en el caso de la marca renombrada, bastando, respecto de esta, con comprobar la concurrencia de los requisitos que específicamente contempla el artículo 34.2.c) LM (que transpone el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 ) para poder impetrar la protección de la norma.

La propia parte dispositiva de la sentencia Interflora, que INDITEX invoca, brinda argumentos en contra de la posición mantenida por esta, cuando al final del apartado 2) alude a " ... y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre" .

Lo que hace el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 (y, por ende, el artículo 34.2.c) LM ) es señalar el alcance de la protección reforzada que se reconoce a la marca de renombre y las condiciones específicas a las que la misma se supedita. Resulta aclaratoria en este sentido la sentencia de 9 de enero de 2003, C-292/00 , Davidoff (ECLI: EU:C:2003:9 ): "19. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva permite conceder a las marcas de renombre una protección mayor que la que establece el artículo 5, apartado 1.

La protección de la marca notoria va más allá del principio de especialidad

La protección es mayor en el caso de los productos y servicios a los que se aplica en el sentido de que puede facultarse al titular para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, es decir, en situaciones en las que está excluida la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, que sólo se aplica respecto a productos o servicios idénticos o similares.

Y protege la reputación de la marca (renombrada)

Esta protección reforzada se concede cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. Se trata, por tanto, de una protección específica contra actos que dañan el carácter distintivo o el renombre de las marcas de que se trate" .

A la vista de las consideraciones que anteceden, el esquema que debería seguirse para la resolución de la controversia que se nos somete sería analizar primeramente la concurrencia de los presupuestos comunes que hemos identificado en párrafos precedentes (vid. apartado 16 supra) y, tras ello,

comprobar si se da alguna de las infracciones contempladas en el artículo 34.2.c) LM

que sirvieron de fundamento a la demanda; en esta última se achacaban a BUONGIORNO conductas de degradación y parasitismo, cargos que INDITEX mantiene en su recurso.

… La proyección del marco de análisis establecido en el apartado precedente viene condicionado por un hecho fundamental, cual es el silencio de la parte apelante ante el juicio reflejado en la sentencia recurrida de que las conductas atribuidas a BUONGIORNO no entrañan una infracción de las funciones económicas de la marca. 2

Como ha quedado establecido, la primera fase del análisis para determinar si … En relación con la nota de perjuicio de las funciones de la marca, nos encontramos con que, frente a la valoración negativa del juzgador de la anterior instancia, la parte apelante ha optado por limitarse a mantener que no es necesario que dicha nota concurra. De esta forma, una vez establecido el desacierto de tal posición, el juicio expresado en la sentencia ha de quedar incólume, pues, no habiendo explicitado la parte argumentos con los que confrontar tal valoración, no puede este tribunal lanzarse a buscar en el discurso de la apelante elementos con los que construir una respuesta a lo apreciado por el tribunal precedente.

Tal situación no puede sino resultar en una desestimación del recurso en todos aquellos puntos por los que se pretende el acogimiento de los pedimentos anudados al ejercicio de acciones marcarias. El diferente contexto que enmarcó el debate en el recurso sustanciado ante este sala con el número 76/14, resuelto por sentencia de 5 de febrero de 2016 , que la parte apelante esgrime a favor de sus pretensiones, explica el dispar resultado.

Tampoco hay competencia desleal (estarían prescritas)

Las pretensiones deducidas por INDITEX en este plano se encuentran con el obstáculo de la prescripción apreciada por el juzgador precedente. La recurrente combate tal apreciación señalando que no resultaría aplicable el plazo prescriptivo de un año, sobre el que pivota aquella, sino el segundo de los plazos que contempla el artículo 35 LCD , el de tres años desde el momento de la finalización de la conducta, el cual, continúa diciendo la apelante, no habría transcurrido al tiempo de interposición de la demanda, teniendo en cuenta que la conducta tachada de desleal finalizó el 3 de enero de 2011.

Basa INDITEX su rechazo a la aplicación del primero de los plazos prescriptivos establecidos en el artículo 35 LCD en que, según pone de manifiesto la prueba pericial, BUONGIORNO cesó en su ilícito proceder el 3 de enero de 2011, no el 23 de diciembre de 2010, como había comunicado a la recurrente (vid. apartado 10 supra). En el sentir de INDITEX, el desconocimiento de la continuación de la conducta ilícita durante ese periodo de tiempo impide considerar que concurren las circunstancias determinantes de la entrada en juego de la prescripción de un año ( "... desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal" ) .

Ninguna consideración merecen tales alegatos. Se trata de descargos que afloran con ocasión del recurso, a pesar de que, siguiendo lo que nos dice la propia parte, se tuvo conocimiento de los hechos en tiempo hábil para hacerlos valer por el cauce del artículo 286.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC "). Por el contrario, nada se indicó, ni en el acto del juicio ni en el trámite deferido de conclusiones por escrito que se habilitó por el juzgado de conformidad con las partes. En tales circunstancias, el artículo 456.1 LEC aboca a la respuesta anticipada

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