El TJUE admite la caducidad de marcas con apellidos de creadores si su uso induce a error sobre la autoría de los productos

foto: Pedro Fraile

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), 18 de diciembre de 2025, asunto C‑168/24

En 1978, un diseñador francés constituyó una sociedad para comercializar prendas y accesorios de moda. Tras entrar en concurso, la sociedad fue adquirida por PMJC en septiembre de 2011, seguida de una cesión de activos materiales e inmateriales el 3 de febrero de 2012, que incluía dos marcas denominativas francesas con el apellido del diseñador: una registrada por él y cedida en 1999, y otra registrada en 2002 por la sociedad original. El diseñador colaboró con PMJC hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha de expiración del contrato.

El 21 de junio de 2018, PMJC demandó al diseñador por violación de dichas marcas y por competencia desleal y parasitismo, alegando que ejercía actividades profesionales y artísticas a través de la sociedad [X] Créative. El diseñador opuso la caducidad de las marcas por uso engañoso entre finales de 2017 y principios de 2019, sosteniendo que PMJC las explotaba para hacer creer al público que él seguía siendo autor de las creaciones.

El Tribunal de Apelación de París, mediante sentencia de 12 de octubre de 2022, declaró la caducidad parcial de las marcas, considerando que el Derecho de la Unión no impide declarar la caducidad de una marca que coincide con el apellido de un creador cuando el cesionario realiza prácticas que inducen al público a creer que el creador sigue participando en la concepción de los productos o generan un riesgo grave de engaño. El tribunal apreció este riesgo porque PMJC había sido condenada por violación de derechos de autor del diseñador en relación con creaciones recientes no cedidas, lo que hacía engañoso el uso de las marcas en productos decorados con elementos pertenecientes a su universo creativo.

PMJC recurrió ante el Tribunal de Casación, invocando la sentencia Emanuel (C‑259/04) y alegando que las prácticas engañosas no afectan a la validez de la marca. El Tribunal de Casación planteó al TJUE si la normativa de la Unión se opone a declarar la caducidad de una marca constituida por el apellido de un creador cuando, tras su cesión, se explota en condiciones que inducen al público a creer erróneamente que el creador sigue participando en el diseño.

El TJUE responde que la normativa de la Unión no se opone a tal caducidad cuando, atendidas todas las circunstancias, el uso de la marca por el titular o con su consentimiento puede inducir al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, a creer erróneamente que el creador participó en la concepción de los productos. El Tribunal interpreta que el artículo 20, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 permite declarar la caducidad cuando, tras el registro, la marca induce a error sobre características esenciales del producto, incluidas la autoría estilística, equiparable al origen geográfico. No basta que la marca sea explotada por una empresa desvinculada del creador; se requiere engaño efectivo o riesgo grave, evaluado caso por caso. La presencia en los productos de elementos decorativos propios del universo creativo del diseñador que infringen sus derechos de autor puede ser relevante para apreciar el riesgo.

Esta interpretación se ajusta a los objetivos del Derecho de la Unión en materia de marcas: garantizar la elección informada del consumidor y preservar una competencia no falseada, evitando que la marca se convierta en instrumento desleal de captación de clientela.